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Patent-Nichtigkeitsverfahren in den USA

Smartpat verteidigt gegenwärtig drei Patente gegen Nichtigkeitsklagen vor dem „Patent Trial and Appeal Board“.  Ein guter Anlass zu besprechen, wie US-Patente bzw. Patentanmeldungen angegriffen werden können.

  1. Third Party Submission (Dritteingabe)
    Die Third Party Submission kann prinzipiell bis zu 6 Monate nach Veröffentlichung einer Anmeldung eingereicht werden. Diese Frist ist allerdings variabel. Sofern der Prüfer noch nicht mit der Prüfung begonnen hat kann die Eingabe auch später eingereicht werden. Sobald der Prüfer die Anmeldung erlaubt endet die Frist vorzeitig. Die Third Party Submission bietet die Möglichkeit, den Prüfer auf Patentschriften und andere Veröffentlichungen aufmerksam zu machen, die er im Rahmen der Prüfung berücksichtigen sollte.  Der Anmelder kann diese Schriften dann aus seiner Sicht bewerten, der Eingebende hat keine Mitsprache.  Die Kosten sind relativ gering: Amtliche Gebühren betragen $180 wenn mehr als drei Schriften zitiert werden.  Anwaltsgebühren liegen in der Regel bei $500 bis $1500. Smartpat reicht Third Party Submissions regelmäßig ein. Der eingebende kann anonym bleiben; nur unsere Kanzlei tritt namentlich in Erscheinung.
  2. Inter Partes Review (IPR)
    Ein IPR bietet die Möglichkeit, ein bereits erteiltes Patent beim „Patent Trial and Appeal Board“ anzugreifen. Der IPR entspricht am ehesten einer Nichtigkeitsklage. Der IPR kann sich nur auf fehlende Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit berufen, nicht aber auf andere mögliche Nichtigkeitsgründe.  Ein IPR kann frühestens 9 Monate nach Patenterteilung eingereicht werden. Wichtiger aber ist in aller Regel eine zweite Frist: Der IPR muss spätestens innerhalb eines Jahres eingereicht werden, nachdem eine Partei wegen Verletzung des angegriffenen Patents verklagt wurde. IPRs werden in der Regel als Antwort auf eine Patentverletzungsklage eingereicht, weil sie dann eine relativ günstige und schnelle Form bieten ein Patent anzugreifen. Die Kosten sind aber nur „relativ“ gering:  Die amtliche Gebühr bei Beantragung des IPR beträgt ab $32.000.  Die Ausarbeitung eines IPR ist umfangreich.  Der Kläger sollte mit Anwaltskosten bei Einleitung von $80.000 rechnen, die sich bis zum Abschluss des Verfahrens auf über $200.000 summieren können. Nach einer ersten Runde von Schriftsätzen ähnelt der IPR einem regulären Gerichtsverfahren, komplett mit Zeugenbefragungen etc.
  3. Post Grant Review (PGR)
    Ein PGR ähnelt dem IPR, kann aber nur innerhalb von 9 Monaten ab Erteilung eines Patents eingereicht werden. Der PGR kann sich dafür aber auf mehr Nichtigkeitsgründe beziehen als ein IPR, z.B. unzulässige Erweiterung, oder Nicht-Patentfähigkeit weil abstrakt. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens vom 9 Monaten ab Erteilung ist der PGR dem Einspruch in Deutschland bzw. Europa verwandet. Allerdings liegen die Kosten noch höher als die des IPR: Die amtlichen Gebühren betragen ab $38.000. Die Anwaltskosten entsprechen in etwa denen des IPR entsprechen. PGRs werden in den USA relativ selten genutzt: Von 2012 bis 2019 gab es 9120 Anträge auf Einleitung eines IPR und nur 159 PGR Anträge.

Die enormen Kosten eines Patentstreits in den USA favorisieren unseres Erachtens die Nutzung der Third Party Submission. Die Möglichkeit, die Erteilung eines Patents eines Wettbewerbers zu verhindern wird immer günstiger sein als ein fälschlich erteiltes Patent anzugreifen. Und im Gegenteil zum US Prüfer kennen Wettbewerber möglicherweise Veröffentlichungen in Fachmagazinen, Betriebsanleitungen, Werbebroschüren etc. die ein US Prüfer vermutlich nicht finden wird – und von daher dankbar aufgreifen sollte.