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Kategorie: Patent

USPTO First Action Interview Pilotprogramm

First Action InterviewLeistung sollte messbar sein. Wir halten die Gesamtkosten eines Erteilungsverfahrens für eine gute Metrik um unsere Leistung zu bewerten und mit anderen zu vergleichen.  Wir sind stets bemüht, diese Gesamtkosten so gering wie möglich zu halten.

Dazu nutzen wir regelmäßig das „First Action Interview“ Pilotprogramm. Im Rahmen dieses Programms führt der Prüfer eine Recherche durch und übermittelt eine erste Stellungnahme, wie er die Ansprüche bewertet. Diese Bewertung kann in einem Interview besprochen werden, wobei der Anmelder vor dem Interview Änderungen an den Ansprüchen vorschlagen kann.  Der Prüfer bewertet die vorgeschlagenen Änderungen.  Im Falle einer positiven Bewertung wird die Anmeldung noch vor einem ersten formalen Bescheid erlaubt. Andernfalls werden die ursprünglich eingereichten Ansprüche wie angekündigt zurückgewiesen.

 

Hier ein Vergleich zweier hypothetischer Anmeldeverfahren:

"Normale" AnmeldungFirst Action Interview
Prüfer bewertet ursprünglich eingereichte Fassung der AnsprüchePrüfer bewertet ursprünglich eingereichte Fassung der Ansprüche
Prüfer übersendet Rechercheergebnis / vorläufige Bewertung
Anmelder schlägt geänderte Fassung "A" der Ansprüche vor. (Frist: 1 Monat.)
Interview mit Prüfer - Besprechung warum Fassung A der Ansprüche nicht erlaubt werden kann
Prüfer erlässt non-Final RejectionPrüfer erlässt non-Final Rejection (Interview Summary)
Anmelder antwortet schriftlich mit Fassung "A" (Frist: 3 Monate)Anmelder antwortet schriftlich mit Fassung "B" der Ansprüche - in Kenntnis der negativen Bewertung der vorgeschlagenen Fassung "A". (Frist: 2 Monate.)
Prüfer erlässt eine "Final Rejection"Prüfer erlaubt Fassung "B"
Anmelder stellt Antrag auf Continued Examination ($1300 amtl. Gebühr). Änderung der Ansprüche in Fassung "B". (Frist: 3 Monate)
Prüfer erlaubt Fassung "B" im Rahmen des RCE

In dem hypothetischen Verfahren spart der Anmelder due amtliche Gebühr eines RCE von gegenwärtig $1300 für eine Large Entity.  Im Endeffekt erhält der Anmeldung eine zusätzliche Chance, den Prüfer von der Patentfähigkeit der Erfindung zu überzeugen. Allerdings zeigt die Tabelle auch, dass das Pilotprogramm auf eine schnellere Kommunikation mit dem Prüfer ausgelegt ist. So beträgt die Frist zur Beantragung des Interviews nur einen Monat – und sollte bereits einen Änderungsvorschlag der Ansprüche umfassen. Wir haben mit dem Pilotprogramm insgesamt gute Erfahrung gemacht und halten es für eine gute Vorgehensweise, um schneller und günstiger zur Erlaubnis einer Anmeldung zu gelangen.

Patent-Nichtigkeitsverfahren in den USA

Smartpat verteidigt gegenwärtig drei Patente gegen Nichtigkeitsklagen vor dem „Patent Trial and Appeal Board“.  Ein guter Anlass zu besprechen, wie US-Patente bzw. Patentanmeldungen angegriffen werden können.

  1. Third Party Submission (Dritteingabe)
    Die Third Party Submission kann prinzipiell bis zu 6 Monate nach Veröffentlichung einer Anmeldung eingereicht werden. Diese Frist ist allerdings variabel. Sofern der Prüfer noch nicht mit der Prüfung begonnen hat kann die Eingabe auch später eingereicht werden. Sobald der Prüfer die Anmeldung erlaubt endet die Frist vorzeitig. Die Third Party Submission bietet die Möglichkeit, den Prüfer auf Patentschriften und andere Veröffentlichungen aufmerksam zu machen, die er im Rahmen der Prüfung berücksichtigen sollte.  Der Anmelder kann diese Schriften dann aus seiner Sicht bewerten, der Eingebende hat keine Mitsprache.  Die Kosten sind relativ gering: Amtliche Gebühren betragen $180 wenn mehr als drei Schriften zitiert werden.  Anwaltsgebühren liegen in der Regel bei $500 bis $1500. Smartpat reicht Third Party Submissions regelmäßig ein. Der eingebende kann anonym bleiben; nur unsere Kanzlei tritt namentlich in Erscheinung.
  2. Inter Partes Review (IPR)
    Ein IPR bietet die Möglichkeit, ein bereits erteiltes Patent beim „Patent Trial and Appeal Board“ anzugreifen. Der IPR entspricht am ehesten einer Nichtigkeitsklage. Der IPR kann sich nur auf fehlende Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit berufen, nicht aber auf andere mögliche Nichtigkeitsgründe.  Ein IPR kann frühestens 9 Monate nach Patenterteilung eingereicht werden. Wichtiger aber ist in aller Regel eine zweite Frist: Der IPR muss spätestens innerhalb eines Jahres eingereicht werden, nachdem eine Partei wegen Verletzung des angegriffenen Patents verklagt wurde. IPRs werden in der Regel als Antwort auf eine Patentverletzungsklage eingereicht, weil sie dann eine relativ günstige und schnelle Form bieten ein Patent anzugreifen. Die Kosten sind aber nur „relativ“ gering:  Die amtliche Gebühr bei Beantragung des IPR beträgt ab $32.000.  Die Ausarbeitung eines IPR ist umfangreich.  Der Kläger sollte mit Anwaltskosten bei Einleitung von $80.000 rechnen, die sich bis zum Abschluss des Verfahrens auf über $200.000 summieren können. Nach einer ersten Runde von Schriftsätzen ähnelt der IPR einem regulären Gerichtsverfahren, komplett mit Zeugenbefragungen etc.
  3. Post Grant Review (PGR)
    Ein PGR ähnelt dem IPR, kann aber nur innerhalb von 9 Monaten ab Erteilung eines Patents eingereicht werden. Der PGR kann sich dafür aber auf mehr Nichtigkeitsgründe beziehen als ein IPR, z.B. unzulässige Erweiterung, oder Nicht-Patentfähigkeit weil abstrakt. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens vom 9 Monaten ab Erteilung ist der PGR dem Einspruch in Deutschland bzw. Europa verwandet. Allerdings liegen die Kosten noch höher als die des IPR: Die amtlichen Gebühren betragen ab $38.000. Die Anwaltskosten entsprechen in etwa denen des IPR entsprechen. PGRs werden in den USA relativ selten genutzt: Von 2012 bis 2019 gab es 9120 Anträge auf Einleitung eines IPR und nur 159 PGR Anträge.

Die enormen Kosten eines Patentstreits in den USA favorisieren unseres Erachtens die Nutzung der Third Party Submission. Die Möglichkeit, die Erteilung eines Patents eines Wettbewerbers zu verhindern wird immer günstiger sein als ein fälschlich erteiltes Patent anzugreifen. Und im Gegenteil zum US Prüfer kennen Wettbewerber möglicherweise Veröffentlichungen in Fachmagazinen, Betriebsanleitungen, Werbebroschüren etc. die ein US Prüfer vermutlich nicht finden wird – und von daher dankbar aufgreifen sollte.

Patentanmeldung: Langsames oder schnelles Anmeldeverfahren?

Die Dauer eines Patentanmeldeverfahrens kann, innerhalb gewisser Grenzen, vom Anmelder beeinflusst werden. So stehen Beschleunigungsmöglichkeiten zur Verfügung, wenn eine schnellen Patenterteilung gewünscht ist. Zu diesen gehört in den USA das kostenpflichtige „Track One“ Verfahren, das eine Patenterteilung innerhalb von 12 Monaten ermöglichen soll. Europäische Anmelder, die bereits ein Patent in Europa für die selbe Erfindung erlangt haben, können oftmals eine beschleunigte Prüfung im Rahmen des kostenlosen „Patent Prosecution Highway“ beantragen.  Aber ist eine möglichst schnelle Patenterteilung überhaupt erstrebenswert? Wir raten, folgende Aspekte zu berücksichtigen:

Eine schnelle Patenterteilung ist sinnvoll, wenn damit gerechnet werden muss, dass die Erfindung zeitnah kopiert werden wird. Dies trifft auf einige unserer Mandanten zu, deren Produkte erfahrungsgemäß bereits kurz nach Markteinführung von Wettbewerbern kopiert werden. Um rechtlich gegen die Nachahmer vorgehen zu können muss ein Patent erteilt worden sein. Ohne Patent gibt es auch keine Patentverletzung, gegen die vorgegangen werden kann. Mitunter sind auch Startups an einer schnellen Patenterteilung interessiert, um für Investoren attraktiv zu sein. Dabei kann es sein, dass der Schutzumfang gegenüber der Existenz eines Patents zweitrangig ist.

Umgekehrt gibt es gute Gründe dafür langsam vorzugehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das zugrunde liegende Produkt noch nicht im Markt eingeführt ist und nicht mit einer Verletzung gerechnet wird. Ein erteiltes Patent würde also nicht unmittelbar genutzt (um eine Klage einzureichen oder es Investoren zu zeigen). Der Wert des Patents steigt möglicherweise mit seinem Alter, z.B. weil die Erfindung sich langsam aber kontinuierlich am Markt durchsetzt. In diesem Fall macht es Sinn, eine maximale Lebenszeit des Patents anzustreben. Dies kann dadurch geschehen, dass zunächst eine Prioritätsfrist von 12 Monaten ausgenutzt wird. Die Erfindung kann z.B. in den USA zunächst kostengünstig provisorisch angemeldet werden, bevor am Ende der 12 Monate eine nationale oder internationale Patentanmeldung eingereicht wird. Die mögliche Lebensdauer eines Patents beträgt damit 20 Jahre ab Anmeldung der nicht-provisorischen Anmeldung und 21 Jahre ab dem Datum der provisorischen Anmeldung.  Sofern das US Patentamt bei der Erteilung eines Patents trödelt und ein Patent nicht innerhalb von drei Jahren erteilt wird kann der Anmeldung zudem zusätzliche Laufzeit im Rahmen einer „Patent Term Adjustment“ erlangen – potentiell wertvolle Tage und Wochen möglicher Lizenzeinnahmen oder verlängerter Monopolstellung am Ende der Lebenszeit des Patents.

Eine relativ einfache Frage die wir Mandanten gelegentlich stellen ist „Wenn wir Ihnen die Patenturkunde zusenden, was werden Sie damit machen?“ Wenn die Antwort eine Weiterleitung an Externe beinhaltet könnte eine schnelle Erteilung wertvoll sein. Wenn die Antwort „unmittelbar noch nichts“ lautet ist die Maximierung der Lebensdauer offenbar wichtiger als die schnelle Erteilung eines Patents.

 

 

Ups…Erfinder und Facebook

Wenn Prüfer die Neuheit einer Patentanmeldung bewerten suchen sie regelmäßig nach früheren Anmeldungen desselben Erfinders.  Speziell bei Designanmeldung suchen sie vermehrt auch in den sozialen Netzwerken des Designers – mitunter mit großem Erfolg.  Der Reiz, ein Rendering des neuen Designs unmittelbar auf der eigenen Webseite, Facebook, Twitter oder Instagram zu posten ist groß, und für eine Patentanmeldung fatal.

Leider ist es uns mehrfach vorgekommen, dass Prüfer die Facebook-Seite des Mandanten als Stand der Technik zitiert haben.  Das ist in den USA aus zwei Perspektiven ungünstig:  Zum einen ist die Veröffentlichung oft nicht zu umgehen und das Design damit nicht mehr neu.  Zum anderen sind Erfinder verpflichtet, alle für die Patentierbarkeit der Anmeldung relevanten Veröffentlichungen im Rahmen eines „Information Disclosure Statements“ mitzuteilen.  Die eigene Veröffentlichung auf Facebook dabei zu vergessen ist schwer zu erklären und könnte als versuchter Betrug am Patentamt angesehen werden.

Wer den Schutz seines Design durch eine Patentanmeldung anstrebt ist gut beraten, der Verlockung einer frühen Veröffentlichung zu widerstehen. In vielen Ländern ist absolute Neuheit Voraussetzung einer Patenterteilung, und das Foto auf Instagram verwirkt die Chance auf ein Schutzrecht. In den USA gilt eine Neuheitsschonfrist von einem Jahr innerhalb dessen der Designer ein Patent anmelden kann. Die frühere Veröffentlichung sollte dem Patentamt aber auf jeden Fall mitgeteilt werden und kann sogar helfen, weitere Veröffentlichungen vor Anmeldung zu umgehen.