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Software-Patente in den USA

Gelegentlich kommt es vor, dass wir für Mandanten in den USA Erfindungen vertreten, die in die Kategorie „Software Patent“ fallen.  Solche Anmeldungen sind immer wieder spannend, da eine Zurückweisung der Erfindung als „abstrakte Idee“ fast garantiert ist, denn eine „abstrakte Idee“ ist nicht patentierbar. Zudem ändert sich die Rechtsprechung zu Software Patenten regelmäßig. So kommt es durchaus vor, dass ein Prüfungsbescheid im Jahr 2017 die Anmeldung aus dem Jahr 2015 auf Basis eines Präzedenzfalles aus dem 2016 zurückweist. Das zur Bewertung der Patentfähigkeit relevante Recht war zum Zeitpunkt der Formulierung der Anmeldung noch gar nicht bekannt!

Glücklicherweise ist es uns bislang dennoch stets gelungen, für unsere Mandanten ein Patent zu erlangen. Zuletzt war dies das US Patent Nr.  10,120,870 für Noggle.  Davor haben wir das Patent Nr. 9,223,901 für Easyator vertreten.  In beiden Fällen konnten wir erfolgreich argumentieren, dass die in Software implementierte Erfindung nicht „abstrakt“ war. Der Gegenstand der Ansprüche konnte z.B. nicht ohne einen Computer (z.B. von einem Menschen mit Papier und Bleistift) ausgeführt werden.

Für Anmelder und Erfinder von Software Produkten stellt die Patentanmeldung eine gedankliche Herausforderung dar: Entwickler und Manager sind daran gewohnt, die Vorteile Ihrer Erfindung aus Sicht Ihres Kunden zu beschreiben. Der Vorteil für den Kunden interessiert, so widersinnig das sein mag, das USPTO aber wenig. Aus Sicht des Patentamts ist wichtig, ob die Software aus Sicht des Computers auf dem die Software läuft einen Vorteil bringt:  Löst die Software ein Problem schneller, d.h. mit weniger Rechenzyklen und damit weniger Energieaufwand als der Stand der Technik?  Führt die Erfindung dazu dass weniger Daten gespeichert oder übertragen werden müssen als zuvor bekannt? Verbessert die Software also wie der Computer arbeitet?  All dies kann dabei helfen, die Patentfähigkeit zu begründen.  Ein messbarer Vorteil hat die Einheiten Zyklen, Millisekunden, Bytes.  Anmelder eines Software-Patents sollten die Perspektive des Computers annehmen: Wenn Sie ein Computer wären, welche Software würden Sie lieber ausführen: Bekannte Software oder Ihre Erfindung?  Warum?

Aus diesem Grund lehnen wir regelmäßig die Vertretung solcher Software Erfindungen ab, bei denen  die Lösung eines geschäftlichen Problem und nicht die Lösung eines technischen Problems im Vordergrund stellt. Wer uns umgekehrt davon überzeugt dass seine Software ein technisches Problem löst, den vertreten wir gerne.

Patentanwalt: Patent Agent oder Patent Attorney?

Gelegentlich werden wir gefragt, warum wir den amerikanischen Begriff „Patent Agent“ auf Deutsch als „Patentanwalt“ übersetzen. Manche mutmaßen sogar, dass dies irreführend sei.

Die kurze Antwort: „Patent Agent“ wird im Deutschen als „Patentanwalt“ übersetzt, siehe z.B. LEOPONS, oder Google Translate.

Die lange Antwort: Die Zulassung von Vertretern vor dem USPTO ist in den USA per Verordnung in 37 C.F.R. §11.6 („Registration of attorneys and agents“) geregelt. Dabei unterscheidet die Verordnung zwischen „Attorneys“ und „Agents“. In der Verordnung heißt es: „(a) Attorneys. Any citizen of the United States who is an attorney and who fulfills the requirements of this part may be registered as a patent attorney to practice before the Office. […] (b) Agents. Any citizen of the United States who is not an attorney, and who fulfills the requirements of this part may be registered as a patent agent to practice before the Office.“

Soweit das USPTO betroffen ist müssen Attorneys und Agents (zusammenfassend „Patent Practitioners“) die gleichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Beide haben bei der Vertretung von Mandanten vor dem Amt die gleichen Rechte und Pflichten. Ein für die Vertretung beim USPTO zugelassener Rechtsanwalt hat die Berufsbezeichnung „Patent Attorney“, ein Nicht-Rechtsanwalt die Berufsbezeichnung „Patent Agent“.  Der „Patent Attorney“ entspricht im Deutschen einem „Rechtsanwalt und Patentanwalt“. Der „Patent Agent“ ist ein Patentanwalt, der nicht auch als Rechtsanwalt zugelassen ist.

Die folgenden Tabelle vergleicht Qualifikation und Befugnisse des deutschen Patentanwalts mit einem US Patent Agent und einem US Patent Attorney:

 Patentanwalt
(Deutschland)
Patent Agent
(USA)
Patent Attorney
(USA)
Qualifikation
Technisches oder naturwissenschaftliches StudiumJaJaJa
Zulassungsprüfung beim Patentamt (Patentanwaltsprüfung)JaJaJa
JurastudiumNeinNeinJa
Zulassungsprüfung RechtsanwaltskammerNeinNeinJa
Befugnisse
Patentrecherche und Bewertung der PatentierbarkeitJaJaJa
Ausarbeiten einer PatentanmeldungJaJaJa
Einreichen einer nationalen Patentanmeldung (DPMA bzw. USPTO)JaJaJa
Einreichen einer internationalen Patentanmeldung (WIPO)JaJaJa
Einreichen einer nationalen Design AnmeldungJaJaJa
Einreichen einer internationalen Design AnmeldungJaJaJa
Antwort auf PrüfungsbescheideJaJaJa
Beschwerdeverfahren (Bundespatentgericht bzw. PTAB)JaJaJa
DritteingabenJaJaJa
Nichtigkeitsklage (Bundespatentgericht bzw. PTAB)JaJaJa
Patentverletzungsklage (vor Gericht)NeinNeinJa
Verteidigung gegen Patentverletzungsklage (vor Gericht)NeinNeinJa
Allgemeine Rechtsberatung in Fragen des Zivilrechts, Strafrechts etc.NeinNeinJa

Der Vergleich zeigt:  Ein mit dem Patentwesen vertrauter Deutscher assoziiert mit dem Begriff „Patentanwalt“ die Qualifikationen und Befugnisse eines US Patent Agent. Umgekehrt erweckt ein Patentanwalt, der sich in Amerika als „Patent Attorney“ vorstellt, möglicherweise den falschen Eindruck als Rechtsanwalt zugelassen zu sein.

Auf den letzten Drücker…

„Fünf Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit“ – so hieß es bei der Bundeswehr.  Im Gegensatz dazu werden Patentanmeldungen oft erst kurz vor Fristablauf eingereicht. Es kommt dabei mitunter sogar vor, dass eine Anmeldung noch kurz vor Mitternacht am Tag des Fristablaufs elektronisch eingereicht wird.

Die übliche Vorgehensweise bei Smartpat ist jedoch, notwendige Schritte zwei Tage vor Ablauf einer Frist vorzunehmen.  Ein wichtiger Grund:  Wir wollen uns Optionen offen halten für den Fall das eine elektronische Einreichung fehlschlägt. Und das kann durchaus passieren: So war das USPTO vom 15. August bis 21. August 2018 elektronisch nicht erreichbar. Diese Unerreichbarkeit änderte aber nichts am Ablauf von Fristen, denn, so das Patentamt, Anmelder hatten Alternative Einreichungsmöglichkeiten. Dazu gehört, das Antworten gefaxt oder per Brief eingereicht werden können. Diese beiden Alternativen gelten allerdings nur für bereits eingereichte Anmeldungen. Neuanmeldungen können fristgerecht nur per „Express Mail“ eingereicht werden, was einen deutlich größeren Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Zudem erfordert Express Mail ein offenes Postamt – ein Schreiben muss also vor 18.00 Uhr am Tag des Fristablaufs bei der Post abgegeben werden.

Unsere „t-2 Tage“ Regel hat sich auch in solchen Situationen bewährt:  Wenn die elektronische Einreichung nicht möglich ist können wir einen Tag abwarten; in den meisten Fällen ist die Unerreichbarkeit innerhalb von 24 Stunden behoben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das USPTO für zwei Tage nicht erreichbar ist ist deutlich kleiner als die Wahrscheinlichkeit an einem Tag nicht erreichbar zu sein. Und für den Fall einer zweitägigen Unerreichbarkeit haben wir immer noch die Alternative einer Einreichung per Express-Mail.

 

 

Anwaltspflicht beim USPTO

Grundsätzlich erlaubt das amerikanische Patentamt (USPTO) Erfindern sich selbst zu vertreten, ohne die Hilfe eines Patentanwalts in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit der „pro-se“ Vertretung gilt unabhängig vom Wohnort. Auch ein Erfinder außerhalb der USA hat das Recht, sich selbst zu vertreten. Ob dies letztlich vorteilhaft ist, ist eine andere Frage.

Dieses Recht gilt aber nur für natürliche Personen. Eine juristische Person, beispielsweise eine GmbH oder Aktiengesellschaft, darf nicht im eigenen Namen handeln und muss einen vom USPTO zugelassenen Vertreter hinzuziehen. Eine Nichtbeachtung dieser Regel kann gravierende Folgen haben: Das USPTO kann Eingaben einer nicht zugelassenen Person komplett ignorieren, was zur Aufgabe einer Patentanmeldung führen kann.

Simplicity matters

Es ist immer wieder faszinierend, wie selbst vermeintlich einfache Produkte verbessert werden können. Das Beispiel dieses gerade für unseren Mandanten erteilten Patents für ein „Self-Supporting Garment“ belegt dies.

Dabei ist die Vertretung solcher vermeintlich einfachen Anmeldung alles andere als einfach: Weniger Elemente im Patentanspruch bringt einen breiteren Stand der Technik mit sich der überkommen werden muss – und weniger Materie um die Patentierbarkeit zu begründen. In diesem Fall ist es uns gelungen, den Prüfer nach einer ersten Zurückweisung von der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu überzeugen – weil zumindest ein Element eben in der Form noch unbekannt war.

Fristen zur Einreichung einer Dritteingabe in den USA

In letzter Zeit haben wir vermehrt Dritteingaben („Third Party Submissions“) beim USPTO eingereicht. Diese stellen eine sehr kostengünstige Möglichkeit dar, die Prüfung der Patentanmeldung eines Wettbewerbers in den USA zumindest indirekt zu beeinflussen.

In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, welche Fristen für die Dritteingabe gelten. Hier die Antwort:

  1. Die Eingabe kann innerhalb von 6 Monaten ab Veröffentlichung eingereicht werden, ggf. auch später solange in der Anmeldung noch kein Prüfungsbescheid vorliegt.
  2. Die Dritteingabe muss vor Vorliegen einer Notice of Allowance eingereicht werden, selbst wenn noch keine 6 Monate seit Veröffentlichung vergangen sind.

Die Regelung ist eindeutig, aber leider unvorhersehbar:  Eine Anmeldung kann früher als 6 Monate nach Veröffentlichung erlaubt werden. Eine Dritteingabe nach Vorliegen  der Notice of Allowance wird nicht mehr berücksichtigt werden. Umgekehrt erfolgt eine Eingabe fristgerecht auch wenn die Veröffentlichung mehr als 6 Monate zurückliegt, sofern in der Anmeldung noch kein Prüfungsbescheid vorliegt.

Damit gilt für Dritteingabe eine einfache Regel:  So früh wie möglich einreichen um das Risiko zu minimieren dass die anzugreifende Anmeldung bereits vor der Eingabe erlaubt wird.

PCT Nationale Phase in den USA kurzfristig einleiten

Die Regeln ist klar: Wer eine internationale (PCT) Patentanmeldung eingereicht hat muss innerhalb von 30 Monaten ab dem frühesten Prioritätsdatum die nationale Phase in den Vereinigten Staaten einleiten, oder die Anmeldung gilt als aufgegeben. Und obwohl der Termin seit zweieinhalb Jahren feststeht verliert er nie die Fähigkeit für kurzfristig Überraschungen zu sorgen. Zum Beispiel, weil ein Mandant erst in letzter Minute entscheidet die Anmeldung doch in den USA verfolgen zu wollen.

Smartpat hilft oft auch in solchen eiligen Fällen (ohne das garantieren zu können). Hier einige Hinweise für eilige PCT-Anmeldungen:

  1. Im US Patentrecht laufen Fristen nie am Wochenende ab. Bei einer PCT-Anmeldung mit Prioritätsdatum vom 30.03.2015 ist der Stichtag zur Einleitung der nationalen Phase der 30.09.2017 – einem Samstag. Der Anmelder gewinnt in diesem Fall zwei zusätzliche Tage, und eine am Montag dem 2. September eingeleitete nationale Phase ist fristgerecht. Fristen laufen ebenfalls nicht an offiziellen Feiertagen wie Independence Day, Thanksgiving oder Labor Day ab.
  2. Fast alle für die Einleitung der nationalen Phase erforderlichen Unterlagen können nach Ablauf der 30 Monate nachgereicht werden – mit einer Ausnahme: Der Grundgebühr für die Einleitung der nationalen Phase. Diese beträgt gegenwärtig $280 für Large Entities, $140 für Small Entities und $70 für Micro Entities.  Theoretisch muss auch der Text der internationalen Anmeldung eingereicht werden, praktisch geschieht dies jedoch automatisch durch das Internationale Büro der WIPO, und ist damit für den Anmelder irrelevant.  Damit gilt als Grundregel: Das USPTO will Geld sehen, alles andere kann später geklärt werden. Bei ganz besonders eiligen Anmeldungen bitten wir um einen Vorschuss per Paypal um noch am selben Tag die nationale Phase in den USA einleiten zu können.
  3. Notwendige Unterlagen wie die Übersetzung eines deutschen Anmeldetextes oder Erfindererklärungen können nach Ablauf der 30 Monate nachgereicht werden, erfordern jedoch die Zahlung einer amtlichen Gebühr. Diese beträgt für Small Entities momentan $70 für eine verspätete Übersetzung, $70 für eine verspätete Erfindererklärung.
  4. Bei Einleitung der nationalen Phase sollten mehrfachabhängige Ansprüche in aller Regel abgeändert werden, da diese in den USA prohibitive amtliche Gebühren verursachen. Dies ist jedoch meist kein Problem da wir ein Preliminary Amendment zusammen mit einer Übersetzung einreichen und das USPTO die Gebühren für Ansprüche ohnehin erst berechnet wenn die Ansprüche auf Englisch vorliegen.

Nationale Phase versäumt – was nun?

Selbst wenn die Einleitung der nationalen Phase verpasst wurde ist damit noch nicht alle Hoffnung verloren – es wird allerdings teurer dieses Versäumnis zu korrigieren. Die durch Fristablauf aufgegebene Anmeldung kann nämlich dann wiederbelebt werden, wenn die Aufgabe unbeabsichtigt war („unintentional“). Der Antrag auf Wiederinkraftsetzung kostet eine zusätzliche Gebühr von gegenwärtig $850 für Small Entities, und eine – wahrheitsgemäße – Erklärung, dass der gesamte Zeitraum vom Ablauf der Frist bis zur Stellung des Antrags unbeabsichtigt war. Daß die Frist unbeabsichtigt versäumt wurde ist umso glaubhafter, je früher der Fehler die nationale Phase einzuleiten korrigiert wird. Bei einem Versäumnis die nationale Phase einzuleiten ist daher Eile geboten, denn eine absichtliche weitere Verzögerung den Antrag auf Wiederinkraftsetzung zu stellen nachdem die Fristversäumnis bemerkt wurde ist unzulässig.

Fokus auf Vertretung europäischer Mandanten

Viele der von Smartpat vertretenen Patentanmeldungen beruhen auf einer existierenden Prioritätsanmeldung oder betreffen die nationalen Phase einer internationaler (PCT) Anmeldungen in den USA und Kanada.

Unsere Mandanten sind überwiegend Startups, kleine und mittelständische Unternehmen. Das führt dazu, dass die Zahl der Mandanten relativ groß ist – groß genug, um auf einer Karte dargestellt zu werden.  Jeder Punkt auf der Karte markiert eine Stadt in der ein Mandant ansässig ist. Ziemlich eindeutig ist die Konzentration auf Mandanten mit Deutsch als Muttersprache.

Macht Sinn: Um eine Patentanmeldung vor dem US Patentamt effektiv vertreten zu können die nicht von uns ausgearbeitet wurde sind vor allem zwei Qualitäten erforderlich:

  • Die Fähigkeit, schnell eine Erfindung zu verstehen. Dabei hilft es oft die deutsche Ursprungsanmeldung lesen zu können um nicht durch mögliche Übersetzungsfehler abgelenkt zu werden. Und die Erfindung mit dem Mandanten oder seinem deutschen Patentanwalt telefonisch auf Deutsch zu besprechen beschleunigt die Kommunikation oft ungemein.
  • Die Fähigkeit, US Prüfer zu überzeugen:  Dabei entpuppt sich die Erfahrung viele Jahre als Ingenieur in technischen Reviews Kunden Produkte erklärt zu haben als sehr hilfreich.  Zum Beispiel ist die Nutzung von WebEx – in der Industrie völlig Standard – in Patentprüfungsverfahren relativ neu, aber sehr effektiv