Einige interessante Überlegungen aus dem PTAB Masters Programm 2021:

• Wer in den USA eine Klage auf Patentverletzung einreicht muss mit einer Nichtigkeitsklage des Verletzers rechnen.
• Das zuständige „Patent Trial and Appeal Board“ (PTAB) entscheidet die Nichtigkeit eines Patents im Rahmen eines „Inter Partes Review“ (IPR).
• Das PTAB Verfahren war als schnelle und günstige Alternative zu teuren Auseinandersetzungen vor den ordentlichen Gerichten gedacht. Praktisch ist ein IPR heute ein unvermeidbarer Teil der gerichtlichen Auseinandersetzung. Ein PTAB Verfahren kann Kosten von ca. $1 Million verursachen.
• Patentinhaber sollten frühzeitig einen Patentanwalt für die Vertretung des zu erwarteten IPR auswählen, und auch einen Sachverständigen. Wer erst nach Klagezustellung einen Anwalt und Sachverständigen sucht ist von Anfang an im Nachteil.
• Das PTAB ist eine „Patenthöhengericht“. Fast alle Fälle werden letztlich daran entschieden, ob es offensichtlich war zwei oder mehrere Schriften zu kombinieren.

Smartpat ist gegenwärtig als Lead Counsel in drei IPRs als Vertreter der Patentinhaberin beteiligt.

In diesem Beitrag analysieren wir die Kosten aller im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossenen Anmeldeverfahren von Smartpat vertretener US Patentanmeldungen. Ein Verfahren ist abgeschlossen, wenn entweder ein Patent erteilt wurde oder die Anmeldung aufgegeben wurde. Der besseren Vergleichbarkeit halber haben wir dabei amtliche Gebühren auf die jeweilige „Large Entity“ Gebühr normalisiert. Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern zahlen beim USPTO um 50% reduzierte „Small Entity“ Gebühren.

Die Übersicht aller analysierten Fälle zeigt, dass die Gesamtkosten von Fall zu Fall signifikant voneinander abweichen. In einigen Fällen betrugen die Kosten knapp über $4000. In anderen Fällen beliefen sich die Kosten auf mehr als $10.000.

Patente die über $10.000 an Kosten verursacht haben wurden mehrheitlich von uns original verfasst. Die Gesamtkosten enthalten Aufwendungen für die Formulierung der Anmeldung, Absprache mit Mandanten, und Erstellung von Zeichnungen. Die Kosten der Ausarbeitung lagen in diesem komplexen Fällen zwischen $6500 und $8500.

Ein anderer Fall war mit über 5000 Worten umfangreich, so dass die Übersetzung mit über $1500 berechnet wurde. In diesem Fall war die Einreichung eines RCE ($1700 amtliche Gebühr) erforderlich.  Ein weiterer Fall erforderte die Wiederinkraftsetzung einer verfallenen Anmeldung. Ein dritter „teurer“ Fall wurde erst im Beschwerdeverfahren erlaubt.

„Günstige Fälle“ wurden auf Anhieb erlaubt. Dabei hilft unsere Praxis bereits bei Einleitung einer nationalen Phase im Rahmen eine „preliminary amendment“ vorhersehbare Probleme proaktiv zu beheben. So gelang es uns in 17% aller Fälle weniger als eine Stunde auf die Beantwortung von Prüfungsbescheiden zu verwenden.

Am wenigsten vorhersehbar ist, wie aufwendig es ist einen Prüfer von der Patentfähigkeit einer Anmeldung zu überzeugen. Die Darstellung in Form eines Histogramms veranschaulicht diesen Umstand. In rund der Hälfte aller Anmeldungen benötigen wir weniger als 4 Stunden zur Beantwortung von Prüfungsbescheiden. In etwa 20% aller Fälle beträgt der Aufwand hingegen mehr als 9 Stunden.

Eine einzelne Antwort auf einen Prüfungsbescheid erfordert im Durchschnitt 4,7 Stunden. Die Mehrzahl der Bescheide erfordern zwischen 3 und 6 Stunden an Bearbeitungszeit, können aber auch bis zu 10 Stunden erfordern. Der Aufwand richtet sich primär nach dem Umfang des Prüfungsbescheids sowie der Anzahl der entgegengehaltenen Schriften.

Im Rahmen unserer Analyse haben wir „vermeidbare“ amtliche Gebühren separat erfasst. Zu diesen gehören die häufig anfallenden Kosten für die nachträgliche Einreichung von Erfindererklärungen sowie Kosten für die Beantragung einer Fristverlängerung wenn eine Antwort auf einen Prüfungsbescheid nicht innerhalb der gesetzten Frist erfolgte. Besonders zu Buche schlagen auch solche Kosten die mit der Wiederinkraftsetzung einer unbeabsichtigt aufgegebenen Anmeldung verbunden sind.  Solche „vermeidbare Kosten“ fielen in 36% aller Anmeldungen an und betrugen durchschnittlich $728.

 

Eine auf Samstag oder Sonntag fallende Frist läuft grundsätzlich erst am folgenden Montag ab. Eine auf einen Feiertag fallende Frist läuft am folgenden Werktag ab. Vor dem USPTO gelten folgende Feiertage:

 

Freitag, 1. Januar 2021	New Year’s Day
Montag, 18. Januar 2021	Birthday of Martin Luther King, Jr.
Mittwoch, 20. Januar 2021	Inauguration Day
Montag, 15. Februar 2021	Washington’s Birthday
Montag, 31. Mai 2021	Memorial Day
Montag, 5. Juli 2021	Independence Day
Montag, 6. September 2021	Labor Day
Montag, 11. Oktober 2021	Columbus Day
Donnerstag, 11. November 2021	Veterans Day
Donnerstag, 25. November 2021	Thanksgiving Day
Freitag, 24. Dezember 2021	Christmas Day

In vielen von uns vertretener Anmeldungen hatten wir am „First Action Interview“ Pilotprogramm teilgenommen. Dadurch war es möglich, noch vor einer offiziellen „First Office Action“ mit dem Prüfer zu sprechen. Manche Prüfer waren dem Programm sehr aufgeschlossen gegenüber und wir konnten relativ schnell und günstig für unsere Mandanten eine Erlaubnis erzielen. Aber das Pilotprogramm wurde relativ selten genutzt. Nur 0,2% aller Anmeldung nahmen an diesem Programm teil. Das USPTO hat daher jetzt beschlossen, das Programm zum 15. Januar 2021 einzustellen.  Mehr Details finden sich in der Veröffentlichung des USPTO.

Wir werden selbstverständlich weiterhin versuchen, Anmeldungen so effizient und kostengünstig wie möglich zur Erlaubnis zu bringen. Dazu gehört, geplante Antworten mit dem Prüfer zu besprechen bevor diese formal eingereicht werden. So können schriftliche Runden oft eingespart werden, was die Gesamtkosten des Prüfungsverfahrens reduziert.

Im Gegensatz zu „Email“ wird Briefpost in den USA gerne als „Snail Mail“ bezeichnet. Und dieser Titel ist offenbar verdient.  Ein Schreiben aus Frankfurt war zwei Tage später in New York – und brauchte dann über einen Monat von New York nach Detroit. Und auch in Detroit ging es im Schneckentempo weiter – eine Woche um innerhalb der Stadt unterwegs zu sein. Selbst mit einer Kutsche sollte das eigentlich schneller gehen…

 

September 16, 2020, 11:16 am
Delivered to Agent for Final Delivery
DETROIT, MI 48226
Your item has been delivered to an agent for final delivery in DETROIT, MI 48226 on September 16, 2020 at 11:16 am.

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September 16, 2020, 7:42 am
Out for Delivery
DETROIT, MI 48216

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September 16, 2020, 7:31 am
Arrived at Unit
DETROIT, MI 48216

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September 13, 2020
In Transit to Next Facility

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September 9, 2020, 11:55 am
Departed USPS Regional Facility
DETROIT MI DISTRIBUTION CENTER

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August 15, 2020, 5:36 pm
Arrived at USPS Regional Facility
DETROIT MI DISTRIBUTION CENTER

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August 10, 2020, 8:01 pm
Arrived at USPS Regional Facility
NEW YORK NY DISTRIBUTION CENTER

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August 8, 2020, 10:52 am
Processed Through Facility
ISC NEW YORK NY(USPS)

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Origin Post is Preparing Shipment

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August 6, 2020, 3:59 am
Processed Through Facility
FRANKFURT/FLUGHAFEN, GERMANY

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August 5, 2020, 7:52 pm
Acceptance
GERMANY

Jedes erfolgreiche Serviceunternehmen lebt davon, dass Grundregeln konsequent umgesetzt werden und so zur DNA des Unternehmens werden. Diese Regeln sind eigentlich für internen Konsum gedacht, möglicherweise aber auch für externe Stakeholder interessant. In unserem Fall haben sich 3 Gruppen mit je drei Regeln bewährt:

A. Prioritäten gegenüber Mandanten

1. 1. Minimiere die Gesamtkosten des Anmeldeverfahrens.  Sei proaktiv, spreche frühzeitig mit dem Prüfer, beantrage First Action Interviews. Gib Mandanten ehrliches Feedback wenn eine Anmeldung wenig erfolgversprechend ist.
   2. Verwende unsere Erfahrung im Umgang mit Prüfern des USPTO und kopiere nicht einfach Vorgaben unserer beauftragenden Kollegen.
   3. Beantworte jede Anfrage spätestens am Ende des Tages.

B. Vermeide die Fehler anderer Kanzleien

1. 1. US Anmeldeverfahren sind zu teuer, insbesondere weil mehrere erfolglose Runden mit dem Prüfer gedreht werden und RCE erforderlich sind.
   2. US Anwälte sind nur Wasserträger und leisten keinen eigenen inhaltlichen Beitrag, wälzen Entscheidungen auf ausländische Kollegen ab.
   3. Anfragen / Emails werden zögerlich beantwortet.

C. Regeln für den Feierabend

1. 1. Keine Email in der Inbox.
   2. Keine offene Aufgaben in der Aktenverwaltung.
   3. Keine Ausnahmen.

Die Automatisierung internen Prozesse spielt bei Smartpat eine wesentliche Rolle. Weil wir uns als modernes Service-Unternehmen verstehen, wollen wir Dienstleistungen so effizient und günstig wie möglich anbieten. Automatisierung hilft aber auch, die Qualität unserer Services zu verbessern. Zum Beispiel, indem wir nach Eingang einer Eingangsbestätigung die beim USPTO vorliegenden bibliographischen Angaben mit den in unserer Aktenverwaltung hinterlegten Daten vergleichen. Falls Daten nicht übereinstimmen erzeugt unsere Aktenverwaltung automatisch eine Aufgabe der Diskrepanz nachzugehen. So finden wir beispielsweise Tippfehler, die das USPTO bei der manuellen Eingabe von Daten gelegentlich begeht. Im Beispiel hier hatte das Amt das Aktenzeichen einer Prioritätsanmeldung falsch eingegeben. Unsere Aktenverwaltung weist uns auf die Diskrepanz hin, und wir können eine Korrektur beim USPTO beantragen.

In der Industrie gehört die Zieldefinition zu den jährlichen Ritualen. Da sich Smartpat als modernes Serviceunternehmen versteht folgen wir dieser Praxis und haben definiert, was wir 2019 erreichen wollen.  Die Ziele basieren auf unserer Mission: Wir wollen Mandanten die bestmögliche Vertretung Ihrer Erfindungen gegenüber dem USPTO bieten.  Daraus leiten sich folgende konkrete Ziele ab:

1. Unsere Erlaubnisrate soll besser sein als die vergleichbarer Kanzleien. „Erlaubnisrate“ definieren wir als Zahl der erlaubten Anmeldungen geteilt durch die Zahl der erlaubten und aufgegebenen Anmeldungen im selben Anmeldezeitraum.  Für das Anmeldejahr 2016 beträgt unsere Allowance Rate 89%. Der Durchschnitt aller Vergleichskanzleien liegt bei 87%. Kanzleien mit besseren Werten vertreten oftmals nur wenige deutschen Anmelder und haben somit mehr Konsistenz – wir vertreten eine Vielzahl verschiedener Unternehmen. Um unsere Erlaubnisrate weiter zu verbessern werden wir unseren $100 Test konsequent nutzen und Mandanten mit geringen Chancen auf Patenterteilung von einer Anmeldung abraten. Unser Ziel ist eine Erlaubnisrate über 90%. Mehr als 9 von 10 Anmeldungen die wir beim USPTO einreichen sollten zu einem Patent führen.
2. Da wir viele Anmeldungen vertreten, die von Kollegen in Europa ausgearbeitet wurden haben wir oft geringen Einfluss darauf, wie gut die Erfindung beschrieben wurde um sich vom Stand der Technik zu unterscheiden. Eine entscheidende Metrik ist daher unsere „Win Rate“. Diese definieren wir als die Zahl der nach einer Antwort auf einen Prüfungsbescheid erlaubten Anmeldungen geteilt durch die Zahl der nach einer Antwort erlaubten und aufgegebenen Anmeldungen. Auch wenn wir auf die ursprüngliche Ausarbeitung keinen Einfluss hatten, so sollten wir doch daran gemessen werden, wie erfolgreich wir auf Bescheide des USPTO antworten. Für das Anmeldejahr 2016 beträgt unsere Win Rate 92% – was genau im Durchschnitt aller Kanzleien liegt.  Die schlechteste Vergleichskanzlei liegt bei nur 58%.  Wir wollen unsere Win Rate weiter verbessern, indem wir Mandanten frühzeitig und möglichst objektiv die Chancen einer Patenterteilung kommunizieren. Mit unserem internen Examiner Report können wir Mandanten beraten wie „schwierig“ der Prüfer einer Anmeldung ist. Wir werden die Möglichkeit mit Prüfern per WebEx Interviews durchzuführen konsequent nutzen – in vielen Fällen verbessert ein Interview die Chancen auf eine Erlaubnis.
3. Unser Ziel ist, Anmeldungen so günstig wie möglich zur Erlaubnis zu bringen. Der schlechteste Ausgang eines Anmeldeverfahrens ist, wenn eine Anmeldung nach mehreren Runden mit dem Prüfer (und entsprechend hohen Kosten) aufgegeben wird. Wir betrachten daher, wie schnell wir eine Anmeldung zur Erlaubnis führen. Eine relevante Metrik ist hier die „RCE Rate“: In wie vielen Fällen erforderte die Erlaubnis einen (gebührenpflichtigen) „Request for Continued Examination“ (RCE). Unsere „RCE Rate“ ist gegenwärtig 8% – deutlich weniger als andere Kanzleien die teilweise in 22% aller erlaubten Patente einen RCE einreichen mussten. Wir wollen unsere RCE-Rate unter 10% halten. Dazu werden wir das „First Action Interview“ Pilotprogramm konsequent nutzen. Wir werden unsere Produktivität durch Effizienzverbesserungen kontinuierlich zu verbessern und daraus entstehende Vorteile an unsere Mandanten weitergeben. Im Jahr 2018 ist uns dies bei der Zahlung ausländischer Jahresgebühren gelungen und hat zu deutlichen Einsparungen für unsere Mandanten geführt.

Hier eine tabellarische Übersicht unserer bisherigen Ergebnisse: