In der Industrie gehört die Zieldefinition zu den jährlichen Ritualen. Da sich Smartpat als modernes Serviceunternehmen versteht folgen wir dieser Praxis und haben definiert, was wir 2019 erreichen wollen.  Die Ziele basieren auf unserer Mission: Wir wollen Mandanten die bestmögliche Vertretung Ihrer Erfindungen gegenüber dem USPTO bieten.  Daraus leiten sich folgende konkrete Ziele ab:

1. Unsere Erlaubnisrate soll besser sein als die vergleichbarer Kanzleien. „Erlaubnisrate“ definieren wir als Zahl der erlaubten Anmeldungen geteilt durch die Zahl der erlaubten und aufgegebenen Anmeldungen im selben Anmeldezeitraum.  Für das Anmeldejahr 2016 beträgt unsere Allowance Rate 89%. Der Durchschnitt aller Vergleichskanzleien liegt bei 87%. Kanzleien mit besseren Werten vertreten oftmals nur wenige deutschen Anmelder und haben somit mehr Konsistenz – wir vertreten eine Vielzahl verschiedener Unternehmen. Um unsere Erlaubnisrate weiter zu verbessern werden wir unseren $100 Test konsequent nutzen und Mandanten mit geringen Chancen auf Patenterteilung von einer Anmeldung abraten. Unser Ziel ist eine Erlaubnisrate über 90%. Mehr als 9 von 10 Anmeldungen die wir beim USPTO einreichen sollten zu einem Patent führen.
2. Da wir viele Anmeldungen vertreten, die von Kollegen in Europa ausgearbeitet wurden haben wir oft geringen Einfluss darauf, wie gut die Erfindung beschrieben wurde um sich vom Stand der Technik zu unterscheiden. Eine entscheidende Metrik ist daher unsere „Win Rate“. Diese definieren wir als die Zahl der nach einer Antwort auf einen Prüfungsbescheid erlaubten Anmeldungen geteilt durch die Zahl der nach einer Antwort erlaubten und aufgegebenen Anmeldungen. Auch wenn wir auf die ursprüngliche Ausarbeitung keinen Einfluss hatten, so sollten wir doch daran gemessen werden, wie erfolgreich wir auf Bescheide des USPTO antworten. Für das Anmeldejahr 2016 beträgt unsere Win Rate 92% – was genau im Durchschnitt aller Kanzleien liegt.  Die schlechteste Vergleichskanzlei liegt bei nur 58%.  Wir wollen unsere Win Rate weiter verbessern, indem wir Mandanten frühzeitig und möglichst objektiv die Chancen einer Patenterteilung kommunizieren. Mit unserem internen Examiner Report können wir Mandanten beraten wie „schwierig“ der Prüfer einer Anmeldung ist. Wir werden die Möglichkeit mit Prüfern per WebEx Interviews durchzuführen konsequent nutzen – in vielen Fällen verbessert ein Interview die Chancen auf eine Erlaubnis.
3. Unser Ziel ist, Anmeldungen so günstig wie möglich zur Erlaubnis zu bringen. Der schlechteste Ausgang eines Anmeldeverfahrens ist, wenn eine Anmeldung nach mehreren Runden mit dem Prüfer (und entsprechend hohen Kosten) aufgegeben wird. Wir betrachten daher, wie schnell wir eine Anmeldung zur Erlaubnis führen. Eine relevante Metrik ist hier die „RCE Rate“: In wie vielen Fällen erforderte die Erlaubnis einen (gebührenpflichtigen) „Request for Continued Examination“ (RCE). Unsere „RCE Rate“ ist gegenwärtig 8% – deutlich weniger als andere Kanzleien die teilweise in 22% aller erlaubten Patente einen RCE einreichen mussten. Wir wollen unsere RCE-Rate unter 10% halten. Dazu werden wir das „First Action Interview“ Pilotprogramm konsequent nutzen. Wir werden unsere Produktivität durch Effizienzverbesserungen kontinuierlich zu verbessern und daraus entstehende Vorteile an unsere Mandanten weitergeben. Im Jahr 2018 ist uns dies bei der Zahlung ausländischer Jahresgebühren gelungen und hat zu deutlichen Einsparungen für unsere Mandanten geführt.

Hier eine tabellarische Übersicht unserer bisherigen Ergebnisse:

Gelegentlich werden wir gefragt, warum wir den amerikanischen Begriff „Patent Agent“ auf Deutsch als „Patentanwalt“ übersetzen. Manche mutmaßen sogar, dass dies irreführend sei.

Die kurze Antwort: „Patent Agent“ wird im Deutschen als „Patentanwalt“ übersetzt, siehe z.B. LEO, PONS, oder Google Translate.

Die lange Antwort: Die Zulassung von Vertretern vor dem USPTO ist in den USA per Verordnung in 37 C.F.R. §11.6 („Registration of attorneys and agents“) geregelt. Dabei unterscheidet die Verordnung zwischen „Attorneys“ und „Agents“. In der Verordnung heißt es: „(a) Attorneys. Any citizen of the United States who is an attorney and who fulfills the requirements of this part may be registered as a patent attorney to practice before the Office. […] (b) Agents. Any citizen of the United States who is not an attorney, and who fulfills the requirements of this part may be registered as a patent agent to practice before the Office.“

Soweit das USPTO betroffen ist müssen Attorneys und Agents (zusammenfassend „Patent Practitioners“) die gleichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Beide haben bei der Vertretung von Mandanten vor dem Amt die gleichen Rechte und Pflichten. Ein für die Vertretung beim USPTO zugelassener Rechtsanwalt hat die Berufsbezeichnung „Patent Attorney“, ein Nicht-Rechtsanwalt die Berufsbezeichnung „Patent Agent“.  Der „Patent Attorney“ entspricht im Deutschen einem „Rechtsanwalt und Patentanwalt“. Der „Patent Agent“ ist ein Patentanwalt, der nicht auch als Rechtsanwalt zugelassen ist.

Die folgenden Tabelle vergleicht Qualifikation und Befugnisse des deutschen Patentanwalts mit einem US Patent Agent und einem US Patent Attorney:

	Patentanwalt (Deutschland)	Patent Agent (USA)	Patent Attorney (USA)
Qualifikation
Technisches oder naturwissenschaftliches Studium	Ja	Ja	Ja
Zulassungsprüfung beim Patentamt (Patentanwaltsprüfung)	Ja	Ja	Ja
Jurastudium	Nein	Nein	Ja
Zulassungsprüfung Rechtsanwaltskammer	Nein	Nein	Ja
Befugnisse
Patentrecherche und Bewertung der Patentierbarkeit	Ja	Ja	Ja
Ausarbeiten einer Patentanmeldung	Ja	Ja	Ja
Einreichen einer nationalen Patentanmeldung (DPMA bzw. USPTO)	Ja	Ja	Ja
Einreichen einer internationalen Patentanmeldung (WIPO)	Ja	Ja	Ja
Einreichen einer nationalen Design Anmeldung	Ja	Ja	Ja
Einreichen einer internationalen Design Anmeldung	Ja	Ja	Ja
Antwort auf Prüfungsbescheide	Ja	Ja	Ja
Beschwerdeverfahren (Bundespatentgericht bzw. PTAB)	Ja	Ja	Ja
Dritteingaben	Ja	Ja	Ja
Nichtigkeitsklage (Bundespatentgericht bzw. PTAB)	Ja	Ja	Ja
Patentverletzungsklage (vor Gericht)	Nein	Nein	Ja
Verteidigung gegen Patentverletzungsklage (vor Gericht)	Nein	Nein	Ja
Allgemeine Rechtsberatung in Fragen des Zivilrechts, Strafrechts etc.	Nein	Nein	Ja

Der Vergleich zeigt:  Ein mit dem Patentwesen vertrauter Deutscher assoziiert mit dem Begriff „Patentanwalt“ die Qualifikationen und Befugnisse eines US Patent Agent. Umgekehrt erweckt ein Patentanwalt, der sich in Amerika als „Patent Attorney“ vorstellt, möglicherweise den falschen Eindruck als Rechtsanwalt zugelassen zu sein.

„Fünf Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit“ – so hieß es bei der Bundeswehr.  Im Gegensatz dazu werden Patentanmeldungen oft erst kurz vor Fristablauf eingereicht. Es kommt dabei mitunter sogar vor, dass eine Anmeldung noch kurz vor Mitternacht am Tag des Fristablaufs elektronisch eingereicht wird.

Die übliche Vorgehensweise bei Smartpat ist jedoch, notwendige Schritte zwei Tage vor Ablauf einer Frist vorzunehmen.  Ein wichtiger Grund:  Wir wollen uns Optionen offen halten für den Fall das eine elektronische Einreichung fehlschlägt. Und das kann durchaus passieren: So war das USPTO vom 15. August bis 21. August 2018 elektronisch nicht erreichbar. Diese Unerreichbarkeit änderte aber nichts am Ablauf von Fristen, denn, so das Patentamt, Anmelder hatten Alternative Einreichungsmöglichkeiten. Dazu gehört, das Antworten gefaxt oder per Brief eingereicht werden können. Diese beiden Alternativen gelten allerdings nur für bereits eingereichte Anmeldungen. Neuanmeldungen können fristgerecht nur per „Express Mail“ eingereicht werden, was einen deutlich größeren Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Zudem erfordert Express Mail ein offenes Postamt – ein Schreiben muss also vor 18.00 Uhr am Tag des Fristablaufs bei der Post abgegeben werden.

Unsere „t-2 Tage“ Regel hat sich auch in solchen Situationen bewährt:  Wenn die elektronische Einreichung nicht möglich ist können wir einen Tag abwarten; in den meisten Fällen ist die Unerreichbarkeit innerhalb von 24 Stunden behoben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das USPTO für zwei Tage nicht erreichbar ist ist deutlich kleiner als die Wahrscheinlichkeit an einem Tag nicht erreichbar zu sein. Und für den Fall einer zweitägigen Unerreichbarkeit haben wir immer noch die Alternative einer Einreichung per Express-Mail.

 

 

Grundsätzlich erlaubt das amerikanische Patentamt (USPTO) Erfindern sich selbst zu vertreten, ohne die Hilfe eines Patentanwalts in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit der „pro-se“ Vertretung gilt unabhängig vom Wohnort. Auch ein Erfinder außerhalb der USA hat das Recht, sich selbst zu vertreten. Ob dies letztlich vorteilhaft ist, ist eine andere Frage.

Dieses Recht gilt aber nur für natürliche Personen. Eine juristische Person, beispielsweise eine GmbH oder Aktiengesellschaft, darf nicht im eigenen Namen handeln und muss einen vom USPTO zugelassenen Vertreter hinzuziehen. Eine Nichtbeachtung dieser Regel kann gravierende Folgen haben: Das USPTO kann Eingaben einer nicht zugelassenen Person komplett ignorieren, was zur Aufgabe einer Patentanmeldung führen kann.

Es ist immer wieder faszinierend, wie selbst vermeintlich einfache Produkte verbessert werden können. Das Beispiel dieses gerade für unseren Mandanten erteilten Patents für ein „Self-Supporting Garment“ belegt dies.

Dabei ist die Vertretung solcher vermeintlich einfachen Anmeldung alles andere als einfach: Weniger Elemente im Patentanspruch bringt einen breiteren Stand der Technik mit sich der überkommen werden muss – und weniger Materie um die Patentierbarkeit zu begründen. In diesem Fall ist es uns gelungen, den Prüfer nach einer ersten Zurückweisung von der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu überzeugen – weil zumindest ein Element eben in der Form noch unbekannt war.

Wir sind umgezogen. Unsere neue Anschrift im Renaissance Center in Detroit:

Smartpat PLC
400 Renaissance Center
Suite 2600
Detroit, MI 48243
USA

In letzter Zeit haben wir vermehrt Dritteingaben („Third Party Submissions“) beim USPTO eingereicht. Diese stellen eine sehr kostengünstige Möglichkeit dar, die Prüfung der Patentanmeldung eines Wettbewerbers in den USA zumindest indirekt zu beeinflussen.

In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, welche Fristen für die Dritteingabe gelten. Hier die Antwort:

1. Die Eingabe kann innerhalb von 6 Monaten ab Veröffentlichung eingereicht werden, ggf. auch später solange in der Anmeldung noch kein Prüfungsbescheid vorliegt.
2. Die Dritteingabe muss vor Vorliegen einer Notice of Allowance eingereicht werden, selbst wenn noch keine 6 Monate seit Veröffentlichung vergangen sind.

Die Regelung ist eindeutig, aber leider unvorhersehbar:  Eine Anmeldung kann früher als 6 Monate nach Veröffentlichung erlaubt werden. Eine Dritteingabe nach Vorliegen  der Notice of Allowance wird nicht mehr berücksichtigt werden. Umgekehrt erfolgt eine Eingabe fristgerecht auch wenn die Veröffentlichung mehr als 6 Monate zurückliegt, sofern in der Anmeldung noch kein Prüfungsbescheid vorliegt.

Damit gilt für Dritteingabe eine einfache Regel:  So früh wie möglich einreichen um das Risiko zu minimieren dass die anzugreifende Anmeldung bereits vor der Eingabe erlaubt wird.