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Fristen zur Einreichung einer Dritteingabe in den USA

In letzter Zeit haben wir vermehrt Dritteingaben („Third Party Submissions“) beim USPTO eingereicht. Diese stellen eine sehr kostengünstige Möglichkeit dar, die Prüfung der Patentanmeldung eines Wettbewerbers in den USA zumindest indirekt zu beeinflussen.

In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, welche Fristen für die Dritteingabe gelten. Hier die Antwort:

  1. Die Eingabe kann innerhalb von 6 Monaten ab Veröffentlichung eingereicht werden, ggf. auch später nur wenn in der Anmeldung noch kein Prüfungsbescheid vorliegt.
  2. Die Dritteingabe muss vor Vorliegen einer Notice of Allowance eingereicht werden.

Die Regelung ist eindeutig, aber leider unvorhersehbar:  Eine Anmeldung kann früher als 6 Monate nach Veröffentlichung erlaubt werden. Eine Dritteingabe nach Vorliegen  der Notice of Allowance wird nicht mehr berücksichtigt werden. Umgekehrt erfolgt eine Eingabe fristgerecht auch wenn die Veröffentlichung mehr als 6 Monate zurückliegt, sofern in der Anmeldung noch kein Prüfungsbescheid vorliegt.

Damit gilt für Dritteingabe eine einfache Regel:  So früh wie möglich einreichen um das Risiko zu minimieren dass die anzugreifende Anmeldung bereits vor der Eingabe erlaubt wird.

PCT Nationale Phase in den USA kurzfristig einleiten

Die Regeln ist klar: Wer eine internationale (PCT) Patentanmeldung eingereicht hat muss innerhalb von 30 Monaten ab dem frühesten Prioritätsdatum die nationale Phase in den Vereinigten Staaten einleiten, oder die Anmeldung gilt als aufgegeben. Und obwohl der Termin seit zweieinhalb Jahren feststeht verliert er nie die Fähigkeit für kurzfristig Überraschungen zu sorgen. Zum Beispiel, weil ein Mandant erst in letzter Minute entscheidet die Anmeldung doch in den USA verfolgen zu wollen.

Smartpat hilft oft auch in solchen eiligen Fällen (ohne das garantieren zu können). Hier einige Hinweise für eilige PCT-Anmeldungen:

  1. Im US Patentrecht laufen Fristen nie am Wochenende ab. Bei einer PCT-Anmeldung mit Prioritätsdatum vom 30.03.2015 ist der Stichtag zur Einleitung der nationalen Phase der 30.09.2017 – einem Samstag. Der Anmelder gewinnt in diesem Fall zwei zusätzliche Tage, und eine am Montag dem 2. September eingeleitete nationale Phase ist fristgerecht. Fristen laufen ebenfalls nicht an offiziellen Feiertagen wie Independence Day, Thanksgiving oder Labor Day ab.
  2. Fast alle für die Einleitung der nationalen Phase erforderlichen Unterlagen können nach Ablauf der 30 Monate nachgereicht werden – mit einer Ausnahme: Der Grundgebühr für die Einleitung der nationalen Phase. Diese beträgt gegenwärtig $280 für Large Entities, $140 für Small Entities und $70 für Micro Entities.  Theoretisch muss auch der Text der internationalen Anmeldung eingereicht werden, praktisch geschieht dies jedoch automatisch durch das Internationale Büro der WIPO, und ist damit für den Anmelder irrelevant.  Damit gilt als Grundregel: Das USPTO will Geld sehen, alles andere kann später geklärt werden. Bei ganz besonders eiligen Anmeldungen bitten wir um einen Vorschuss per Paypal um noch am selben Tag die nationale Phase in den USA einleiten zu können.
  3. Notwendige Unterlagen wie die Übersetzung eines deutschen Anmeldetextes oder Erfindererklärungen können nach Ablauf der 30 Monate nachgereicht werden, erfordern jedoch die Zahlung einer amtlichen Gebühr. Diese beträgt für Small Entities momentan $70 für eine verspätete Übersetzung, $70 für eine verspätete Erfindererklärung.
  4. Bei Einleitung der nationalen Phase sollten mehrfachabhängige Ansprüche in aller Regel abgeändert werden, da diese in den USA prohibitive amtliche Gebühren verursachen. Dies ist jedoch meist kein Problem da wir ein Preliminary Amendment zusammen mit einer Übersetzung einreichen und das USPTO die Gebühren für Ansprüche ohnehin erst berechnet wenn die Ansprüche auf Englisch vorliegen.

Nationale Phase versäumt – was nun?

Selbst wenn die Einleitung der nationalen Phase verpasst wurde ist damit noch nicht alle Hoffnung verloren – es wird allerdings teurer dieses Versäumnis zu korrigieren. Die durch Fristablauf aufgegebene Anmeldung kann nämlich dann wiederbelebt werden, wenn die Aufgabe unbeabsichtigt war („unintentional“). Der Antrag auf Wiederinkraftsetzung kostet eine zusätzliche Gebühr von gegenwärtig $850 für Small Entities, und eine – wahrheitsgemäße – Erklärung, dass der gesamte Zeitraum vom Ablauf der Frist bis zur Stellung des Antrags unbeabsichtigt war. Daß die Frist unbeabsichtigt versäumt wurde ist umso glaubhafter, je früher der Fehler die nationale Phase einzuleiten korrigiert wird. Bei einem Versäumnis die nationale Phase einzuleiten ist daher Eile geboten, denn eine absichtliche weitere Verzögerung den Antrag auf Wiederinkraftsetzung zu stellen nachdem die Fristversäumnis bemerkt wurde ist unzulässig.

Fokus auf Vertretung europäischer Mandanten

Viele der von Smartpat vertretenen Patentanmeldungen beruhen auf einer existierenden Prioritätsanmeldung oder betreffen die nationalen Phase einer internationaler (PCT) Anmeldungen in den USA und Kanada.

Unsere Mandanten sind überwiegend Startups, kleine und mittelständische Unternehmen. Das führt dazu, dass die Zahl der Mandanten relativ groß ist – groß genug, um auf einer Karte dargestellt zu werden.  Jeder Punkt auf der Karte markiert eine Stadt in der ein Mandant ansässig ist. Ziemlich eindeutig ist die Konzentration auf Mandanten mit Deutsch als Muttersprache.

Macht Sinn: Um eine Patentanmeldung vor dem US Patentamt effektiv vertreten zu können die nicht von uns ausgearbeitet wurde sind vor allem zwei Qualitäten erforderlich:

  • Die Fähigkeit, schnell eine Erfindung zu verstehen. Dabei hilft es oft die deutsche Ursprungsanmeldung lesen zu können um nicht durch mögliche Übersetzungsfehler abgelenkt zu werden. Und die Erfindung mit dem Mandanten oder seinem deutschen Patentanwalt telefonisch auf Deutsch zu besprechen beschleunigt die Kommunikation oft ungemein.
  • Die Fähigkeit, US Prüfer zu überzeugen:  Dabei entpuppt sich die Erfahrung viele Jahre als Ingenieur in technischen Reviews Kunden Produkte erklärt zu haben als sehr hilfreich.  Zum Beispiel ist die Nutzung von WebEx – in der Industrie völlig Standard – in Patentprüfungsverfahren relativ neu, aber sehr effektiv

Dritteingabe in den USA: Die Third Party Submission

Dritteingabe in den USAIn den letzten Wochen haben wir vermehrt Dritteingaben (Third Party Submissions) für Mandanten eingereicht. Die Mandanten waren auf Patentanmeldungen Ihrer Wettbewerbern aufmerksam geworden und wollten sicherstellen, dass der ihnen bekannte Stand der Technik im US Prüfungsverfahren berücksichtigt wird.  In einigen dieser Anmeldungen sind jetzt erste Prüfungsbescheide eingegangen.

Das erste Ergebnis:  Alle Anmeldungen in denen wir Dritteingaben eingereicht haben wurden in den ersten Office Actions zurückgewiesen. In der Mehrheit der Fälle hat der Prüfer sich der in der Dritteingabe vorgetragenen Argumentation aus welchen Quellen die Ansprüche bekannt sind nahezu identisch angeschlossen. Dazu hat vermutlich auch das von uns gewählte Format der Dritteingabe beigetragen: Wir haben ein „Claim Chart Format“ gewählt, in dem wir den Text der angegriffenen Ansprüche direkt dem bekannten Stand der Technik gegenüberstellen und anhand der Zeichnungen bekannter Schriften weiter illustrieren. Das gewählte Format sollte es dem Prüfer so einfach wie möglich machen unserer Argumentation zu folgen, was offenbar erfolgreich war. Wir werden die Akten weiter verfolgen und planen, die Effektivität von Dritteingaben in einem größeren Zusammenhang zu prüfen.

Aus heutiger Sicht scheint das System jedenfalls zu funktionieren, und stellt die mit Abstand günstigste Möglichkeit dar, frühzeitig die Patentanmeldung eines Wettbewerbers zu beeinflussen und idealerweise die Erteilung eines Patents für den Wettbewerber ganz zu verhindern. Alle anderen Alternativen wie das Post Grant Review innerhalb von 9 Monaten nach Erteilung oder ein Inter Partes Review sind Gerichtsverfahren vor dem USPTO die schnell über $100,000 an Gebühren verschlingen können.

Warum Anmelder Ihre US Patentanmeldung aufgeben

Ein Mandant hat einige Tausend Dollar in die Anmeldung eines Patents investiert – und gibt die Anmeldung auf.  Das investierte Geld ist verloren.  Auch für den Patentanwalt ist dies eine Enttäuschung, schließlich ist es unsere Aufgabe zum kommerziellen Erfolg des Mandanten beizutragen, und eine aufgegebene Patentanmeldung hat ganz offensichtlich keinen Wert.

Glücklicherweise ist die „Allowance Rate“ der von Smartpat vertretenen Anmeldungen überdurchschnittlich hoch: Auf jede aufgegebene Anmeldung kommen etwa 5 erteilte Patente. Dennoch, jede aufgegebene Anmeldung ist eine Enttäuschung, und gibt Anlass genauer betrachtet zu werden. Gab es Warnsignale, die eine spätere Aufgabe der Anmeldung hätten anzeigen können? Hätte man dem Mandanten früher raten können eine Aufgabe zu erwägen um nicht schlechtem Geld gutes hinterherzuwerfen?

Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir die von unseren Mandanten aufgegebenen Anmeldungen genauer betrachtet, und die Gründe für die Aufgabe kategorisiert. Soweit möglich haben wir die Gründe für die Aufgabe den Emails der Mandanten oder unseren Notizen aus Gesprächen entnommen. In einigen Fällen konnten wir den Grund für die Aufgabe nicht bestimmen. Dies gilt in vielen Fällen in denen wir nicht direkt mit dem Mandanten sondern mit einem deutschen Anwalt zusammenarbeiten.

Bei dieser genaueren Betrachtung sind wir zu einem für uns überraschenden Ergebnis gekommen: Für die Aufgabe einer Patentanmeldung gibt es gute und schlechte Gründe, und die guten Gründe überwiegen im Falle unserer Mandanten.

Gute Gründe für die Aufgabe einer Anmeldung

Die Anmeldung eines Patents ist eine unternehmerische Entscheidung, und wie viele andere Entscheidung einem Risiko unterworfen: Die Entwicklung eines neuen Produkts kann fehlschlagen, sich verzögern, oder das entwickelte Produkt wird von Kunden nicht angenommen. Die Aufgabe einer Patentanmeldung die Grundlage eines Produkt ist das nicht weiter verfolgt wird gehört zum normalen unternehmerischen Risko. Die Kosten für eine Patentanmeldung sind genauso verloren wie die sonstigen Entwicklungskosten. Auch in unserer Praxis sehen wird diese „guten“ Gründe für die Aufgabe:

  • Die Erfindung wurde durch eine noch bessere Idee überholt: Der Anmelder nutzt die Erfindung selbst nicht mehr. Ein Folgeprodukt basiert auf einer über die Erfindung hinaus verbesserte Lösung.
  • Ein auf der Erfindung basierendes Produkt hatte nicht den gewünschten Markterfolg. Im Falle von Startups haben wir das Ausbleiben von Investoren unter mangelnden Markterfolg gezählt. Auch die nach einer „Notice of Allowance“ aufgegebenen Anmeldungen in diese Kategorie. Die Anmeldung wurde erlaubt und der Erteilung eines Patents erforderte nur noch die Zahlung einer Erteilungsgebühr.
  • Die Erfindung war nicht patentfähig oder resultierende Ansprüche wären sehr begrenzt – die Aufgabe erfolgte aber frühzeitig nach der ersten Non-Final Rejection. Wir zählen auch Anmeldungen in denen der Prüfer „allowable subject matter“ identifiziert hatte in diese Kategorie.

Schlechte Gründe für die Aufgabe einer Anmeldung

  • Der Anmelder hat die Kosten des Anmeldeverfahrens unterschätzt und ist mit dem Verlauf der Prüfung frustriert.
  • Die Erfindung war nicht patentfähig oder resultierende Ansprüche wären sehr begrenzt – die Aufgabe erfolgte erst nach einer Final Rejection oder Notice of Appeal.
  • Persönliche Gründe: Diese reichen von veränderten Prioritäten nach einem Unfall über den Streit zwischen mehreren Erfindern die nicht mehr zusammen arbeiten.

Konsequenzen

Unser Ziel ist, dass von Smartpat vertretene Anmeldungen entweder erteilt werden, oder aus einem guten Grund (frühzeitig) aufgegeben werden. Aus schlechtem Grund (zu spät) aufgegebene Anmeldungen wollen wir eliminieren.

Unter den schlechten Gründen für die Aufgabe einer Patentanmeldung scheint die Frustration über den Verlauf des Prüfungsverfahrens und dessen Kosten am ehesten vermeidbar. Anmelder die im Laufe des Verfahrens frustriert über Kosten das Handtuch werfen haben oftmals wenig Erfahrung mit der Anmeldung eines Patents; in vielen Fällen vertreten wir deren erste Anmeldung in den USA. Auf der Seite „So viel kostet eine US Patentanmeldung bis zur Erteilung eines Patents“ haben wir  Kostenbeispiele zusammengestellt die in konkreten Fällen angefallen sind. Die Beispiele zeigen, dass ein Anmeldeverfahren nur selten zu einer direkten Erlaubnis führt, und dass  gute Patente teilweise hart und teuer in mehreren Runden erkämpft werden müssen. Bessere Klarheit über die möglichen Verläufe eines Anmeldeverfahrens soll die Zahl der aus Frustration über die Kosten aufgegebenen Anmeldungen reduzieren.

Unser „$100 Test“ hat sich bewährt. Wir haben Mandate nicht angenommen, wenn wir die Chancen auf Erteilung oder kommerzielle Verwendung eines Patents für aussichtslos hielten.

 

 

Erfolgsrate deutscher Unternehmen bei US Patentanmeldungen

In einer früheren Analyse hatten wir untersucht, welchen Einfluss die Größere eines Unternehmens auf den Erfolg einer Patentanmeldung in den USA hat. Dabei hatten wir festgestellt, dass große Unternehmen durchschnittlich erfolgreicher sind: Während Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern 63% Ihrer Anmeldungen erlaubt bekamen waren größere Unternehmen in 77% der Anmeldungen erfolgreich.

Eine weitergehende Analyse der Daten zeigt jedoch, dass Größe allein nicht ausschlaggebend ist: In diesem Fall haben wir die 100 deutschen Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen im Jahr 2014 betrachtet. Die Größe des Kreises spiegelt die Zahl der Anmeldungen wieder; je größer der Kreis, desto mehr Patente hat das Unternehmen in den USA angemeldet. Die Farbe zeigt, wie erfolgreich diese Anmeldungen waren. Grün bedeutet dass überdurchschnittlich viele Anmeldungen erlaubt wurden, Rot signalisiert eine unterdurchschnittliche Erlaubnisrate.

Unter den erfolgreichsten Unternehmen befinden sich Rohe und Schwarz, Karl Storz, Wabco, Kiekert, Astrium und Leica Biosystems. Von den betrachteten Anmeldungen hatte keines der genannten Unternehmen eine einzige Anmeldung aufgegeben.

Um unteren Ende des Spektrum lagen Linde, Voith, Qiagen, Grünenthal und Li-Tec Battery, die weniger als jede zweite Anmeldung erlaubt bekamen. Schlusslich Li-Tec Battery schaffte es gar 35 Patente in den USA aufzumelden, ohne dass ein einziges Patent erteilt wurde.

Unsere Analyse beruht auf allen im Jahr 2014 in den USA veröffentlichten Patentanmeldungen deutscher Anmelder. Wir haben den aktuellen Status der Anmeldungen im USPTO PAIR System im Mai 2017 abgerufen. Die „Allowance Rate“ wurde als Quotient der erlaubten Anmeldungen / (erlaubte + aufgegebene Anmeldungen) berechnet. Anmeldungen die noch anhängig sind gehen in diese Betrachtung nicht ein. Eine Analyse der selben Anmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt kann somit zu einem anderen Ergebnis führen, wenn derzeit noch anhängige Anmeldungen erlaubt oder aufgegeben werden.

Die vollständige Liste

UnternehmenAllowance Rate
Rohde & Schwarz100%
KARL STORZ100%
HARMAN BECKER100%
WABCO100%
Kiekert100%
ASTRIUM100%
Leica Biosystems Nussloch100%
BRAINLAB100%
Stryker Trauma100%
EPCOS97%
Brose97%
TRW96%
WIRTGEN96%
KEIPER95%
Behr95%
adidas95%
THERMO FISHER SCIENTIFIC95%
KNORR-BREMSE95%
Dialog Semiconductor95%
SMA Solar94%
BIOTRONIK94%
WINCOR NIXDORF94%
GETRAG94%
EISENMANN93%
INTEL93%
STIHL93%
Giesecke & Devrient93%
BMW92%
INFINEON92%
BORGWARNER92%
AIRBUS91%
EMITEC91%
Continental91%
VW91%
EADS90%
MTU Aero Engines90%
Audi90%
CARL ZEISS88%
Eberspächer88%
TYCO ELECTRONICS AMP88%
PHOENIX CONTACT88%
WACKER CHEMIE87%
Fresenius Medical Care87%
Porsche86%
HEIDELBERGER86%
UMICORE86%
KHS86%
ROLLS-ROYCE86%
BSH Bosch und Siemens Hausgerate85%
Biedermann85%
MANN+HUMMEL85%
SICK85%
DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT- UND RAUMFAHRT84%
Hella84%
Mahle84%
Merck83%
ABBVIE83%
FRAUNHOFER81%
CLAAS81%
Endress + Hauser80%
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME80%
OSRAM80%
ZF79%
UNIFY79%
Max-Planck79%
KRONES78%
Eppendorf78%
TEXAS INSTRUMENTS DEUTSCHLAND76%
Bosch76%
Aesculap75%
SIEMENS74%
THYSSENKRUPP73%
SCHOTT73%
Multivac Sepp Haggenmüller73%
Schaeffler72%
Braun69%
Evonik68%
SAP67%
LANXESS67%
tesa67%
TELEKOM67%
BAYER66%
WOBBEN PROPERTIES63%
EVONIK RÖHM61%
Carl Freudenberg61%
SANOFI-AVENTIS60%
HERAEUS PRECIOUS METALS60%
Johnson Controls60%
NEC59%
Daimler58%
BASF57%
VEGA Grieshaber56%
Henkel56%
BOEHRINGER56%
Evonik Degussa56%
LINDE50%
VOITH47%
QIAGEN45%
GRUENENTHAL34%
LI-TEC BATTERY0%

Smartpat (smartpat.net) ist eine amerikanische Patentanwaltskanzlei mit Sitz in Detroit. Seit über 10 Jahren vertreten wir vor allem kleine und mittelständische Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Unsere Spezialisierung liegt in den Bereichen Elektrik/Elektronik, Software, Mechanik, Optik und Design. 

„Allowance Rate“: Große Unternehmen haben bessere Chancen auf ein Patent

Große deutsche Unternehmen haben eine bessere Chance auf Erteilung eines Patents in den USA als kleinere Unternehmen.

Wir haben in diesem Fall erteilte und erlaubte Patente (USPTO Status Codes 90,93,94,95,150)  mit den aufgegebenen Patenten (Status Codes 161,162,163,164,167,168) verglichen. Berücksichtigt wurden alle Patentanmeldungen die 2014 veröffentlicht wurden und bei denen der Anmelder seinen Sitz in Deutschland hat.

Für alle Anmeldungen ergab sich eine Allowance Rate für Großunternehmen (large entities) von 77%. Für kleine und mittlere Unternehmen (small entities; weniger als 500 Mitarbeiter) betrug die Allowance Rate nur 63%.

Der Unterschied zwischen Großunternehmen und kleineren Unternehmen ist vom Technologiebereich abhängig: Besonders gravierend ist der Unterschied im Technologiezentrum 2100 (Computer Architecture and Software) wo Großunternehmen mit 83% Allowance deutlich vor kleineren Unternehmen mit nur 44% Allowance lagen.

Die besten Chancen auf Erteilung eines Patents haben deutsche Unternehmen im Technologiezentrum 2600 (Communication) wo selbst kleine Unternehmen auf über 80% Allowance kamen und nur 7 Prozentpunkte hinter den Großen lagen.

US Patente: Die größten deutschen Anmelder

Als Kanzlei in Detroit können wir unseren Hintergrund im Automotive Bereich nicht verhehlen. Dazu gehört, Entscheidungen auf Basis klarer Fakten und Zahlen zu treffen und unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern und effizienter zu gestalten. Und da unsere Mandanten primär aus dem deutschsprachigen Raum stammen haben wir am Gesamtbild deutscher Patentanmelder in den USA ein großes Interesse.

In diesem Zusammenhang hier eine Übersicht der deutschen Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen in den USA. Die Übersicht basiert auf Patentanmeldungen die im Jahr 2016 veröffentlicht wurden. Die Namen der Anmelder haben wir durch einen Algorithmus vereinheitlicht um soweit möglich Konzerngesellschaften zusammenzufassen. Dies ist der Anfangspunkt weiterer Betrachtungen die wir in den nächsten Tagen und Wochen vorstellen möchten. Zum Beispiel werden wir untersuchen, wie erfolgreich deutsche Anmelder in den USA sind und deren „Allowance Rate“ untereinander und mit amerikanischen Unternehmen vergleichen.

Deutsche Patentanmelder in den USA

10 Jahre Smartpat

Smartpat Erfahrung: Zahl der Anmeldungen seit 2007Vor 10 Jahren, genau am 30. April 2007 habe ich die erste Patentanmeldung für Smartpat in den USA eingereicht.  Für die Erfindung wurde mittlerweile das US Patent Nr. 9,161,195 erteilt. Folgeanmeldungen sind noch anhängig. Erst vor einigen Tagen wurde eine weitere Folgeanmeldung beantragt, um weitere Aspekte der Erfindung zu schützen.

Seit dieser ersten Anmeldung hat sich viel getan, und die Zahl der von Smartpat vertretenen Anmeldungen ist auf fast 200 gewachsen. Aus diesen 200 Anmeldungen sind mittlerweile über 100 Patente erteilt worden.