„Fünf Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit“ – so hieß es bei der Bundeswehr.  Im Gegensatz dazu werden Patentanmeldungen oft erst kurz vor Fristablauf eingereicht. Es kommt dabei mitunter sogar vor, dass eine Anmeldung noch kurz vor Mitternacht am Tag des Fristablaufs elektronisch eingereicht wird.

Die übliche Vorgehensweise bei Smartpat ist jedoch, notwendige Schritte zwei Tage vor Ablauf einer Frist vorzunehmen.  Ein wichtiger Grund:  Wir wollen uns Optionen offen halten für den Fall das eine elektronische Einreichung fehlschlägt. Und das kann durchaus passieren: So war das USPTO vom 15. August bis 21. August 2018 elektronisch nicht erreichbar. Diese Unerreichbarkeit änderte aber nichts am Ablauf von Fristen, denn, so das Patentamt, Anmelder hatten Alternative Einreichungsmöglichkeiten. Dazu gehört, das Antworten gefaxt oder per Brief eingereicht werden können. Diese beiden Alternativen gelten allerdings nur für bereits eingereichte Anmeldungen. Neuanmeldungen können fristgerecht nur per „Express Mail“ eingereicht werden, was einen deutlich größeren Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Zudem erfordert Express Mail ein offenes Postamt – ein Schreiben muss also vor 18.00 Uhr am Tag des Fristablaufs bei der Post abgegeben werden.

Unsere „t-2 Tage“ Regel hat sich auch in solchen Situationen bewährt:  Wenn die elektronische Einreichung nicht möglich ist können wir einen Tag abwarten; in den meisten Fällen ist die Unerreichbarkeit innerhalb von 24 Stunden behoben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das USPTO für zwei Tage nicht erreichbar ist ist deutlich kleiner als die Wahrscheinlichkeit an einem Tag nicht erreichbar zu sein. Und für den Fall einer zweitägigen Unerreichbarkeit haben wir immer noch die Alternative einer Einreichung per Express-Mail.

 

 

Grundsätzlich erlaubt das amerikanische Patentamt (USPTO) Erfindern sich selbst zu vertreten, ohne die Hilfe eines Patentanwalts in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit der „pro-se“ Vertretung gilt unabhängig vom Wohnort. Auch ein Erfinder außerhalb der USA hat das Recht, sich selbst zu vertreten. Ob dies letztlich vorteilhaft ist, ist eine andere Frage.

Dieses Recht gilt aber nur für natürliche Personen. Eine juristische Person, beispielsweise eine GmbH oder Aktiengesellschaft, darf nicht im eigenen Namen handeln und muss einen vom USPTO zugelassenen Vertreter hinzuziehen. Eine Nichtbeachtung dieser Regel kann gravierende Folgen haben: Das USPTO kann Eingaben einer nicht zugelassenen Person komplett ignorieren, was zur Aufgabe einer Patentanmeldung führen kann.

Es ist immer wieder faszinierend, wie selbst vermeintlich einfache Produkte verbessert werden können. Das Beispiel dieses gerade für unseren Mandanten erteilten Patents für ein „Self-Supporting Garment“ belegt dies.

Dabei ist die Vertretung solcher vermeintlich einfachen Anmeldung alles andere als einfach: Weniger Elemente im Patentanspruch bringt einen breiteren Stand der Technik mit sich der überkommen werden muss – und weniger Materie um die Patentierbarkeit zu begründen. In diesem Fall ist es uns gelungen, den Prüfer nach einer ersten Zurückweisung von der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu überzeugen – weil zumindest ein Element eben in der Form noch unbekannt war.

Wir sind umgezogen. Unsere neue Anschrift im Renaissance Center in Detroit:

Smartpat PLC
400 Renaissance Center
Suite 2600
Detroit, MI 48243
USA

In letzter Zeit haben wir vermehrt Dritteingaben („Third Party Submissions“) beim USPTO eingereicht. Diese stellen eine sehr kostengünstige Möglichkeit dar, die Prüfung der Patentanmeldung eines Wettbewerbers in den USA zumindest indirekt zu beeinflussen.

In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, welche Fristen für die Dritteingabe gelten. Hier die Antwort:

1. Die Eingabe kann innerhalb von 6 Monaten ab Veröffentlichung eingereicht werden, ggf. auch später solange in der Anmeldung noch kein Prüfungsbescheid vorliegt.
2. Die Dritteingabe muss vor Vorliegen einer Notice of Allowance eingereicht werden, selbst wenn noch keine 6 Monate seit Veröffentlichung vergangen sind.

Die Regelung ist eindeutig, aber leider unvorhersehbar:  Eine Anmeldung kann früher als 6 Monate nach Veröffentlichung erlaubt werden. Eine Dritteingabe nach Vorliegen  der Notice of Allowance wird nicht mehr berücksichtigt werden. Umgekehrt erfolgt eine Eingabe fristgerecht auch wenn die Veröffentlichung mehr als 6 Monate zurückliegt, sofern in der Anmeldung noch kein Prüfungsbescheid vorliegt.

Damit gilt für Dritteingabe eine einfache Regel:  So früh wie möglich einreichen um das Risiko zu minimieren dass die anzugreifende Anmeldung bereits vor der Eingabe erlaubt wird.

Die Regeln ist klar: Wer eine internationale (PCT) Patentanmeldung eingereicht hat muss innerhalb von 30 Monaten ab dem frühesten Prioritätsdatum die nationale Phase in den Vereinigten Staaten einleiten, oder die Anmeldung gilt als aufgegeben. Und obwohl der Termin seit zweieinhalb Jahren feststeht verliert er nie die Fähigkeit für kurzfristig Überraschungen zu sorgen. Zum Beispiel, weil ein Mandant erst in letzter Minute entscheidet die Anmeldung doch in den USA verfolgen zu wollen.

Smartpat hilft oft auch in solchen eiligen Fällen (ohne das garantieren zu können). Hier einige Hinweise für eilige PCT-Anmeldungen:

1. Im US Patentrecht laufen Fristen nie am Wochenende ab. Bei einer PCT-Anmeldung mit Prioritätsdatum vom 30.03.2015 ist der Stichtag zur Einleitung der nationalen Phase der 30.09.2017 – einem Samstag. Der Anmelder gewinnt in diesem Fall zwei zusätzliche Tage, und eine am Montag dem 2. September eingeleitete nationale Phase ist fristgerecht. Fristen laufen ebenfalls nicht an offiziellen Feiertagen wie Independence Day, Thanksgiving oder Labor Day ab.
2. Fast alle für die Einleitung der nationalen Phase erforderlichen Unterlagen können nach Ablauf der 30 Monate nachgereicht werden – mit einer Ausnahme: Der Grundgebühr für die Einleitung der nationalen Phase. Diese beträgt gegenwärtig $280 für Large Entities, $140 für Small Entities und $70 für Micro Entities.  Theoretisch muss auch der Text der internationalen Anmeldung eingereicht werden, praktisch geschieht dies jedoch automatisch durch das Internationale Büro der WIPO, und ist damit für den Anmelder irrelevant.  Damit gilt als Grundregel: Das USPTO will Geld sehen, alles andere kann später geklärt werden. Bei ganz besonders eiligen Anmeldungen bitten wir um einen Vorschuss per Paypal um noch am selben Tag die nationale Phase in den USA einleiten zu können.
3. Notwendige Unterlagen wie die Übersetzung eines deutschen Anmeldetextes oder Erfindererklärungen können nach Ablauf der 30 Monate nachgereicht werden, erfordern jedoch die Zahlung einer amtlichen Gebühr. Diese beträgt für Small Entities momentan $70 für eine verspätete Übersetzung, $70 für eine verspätete Erfindererklärung.
4. Bei Einleitung der nationalen Phase sollten mehrfachabhängige Ansprüche in aller Regel abgeändert werden, da diese in den USA prohibitive amtliche Gebühren verursachen. Dies ist jedoch meist kein Problem da wir ein Preliminary Amendment zusammen mit einer Übersetzung einreichen und das USPTO die Gebühren für Ansprüche ohnehin erst berechnet wenn die Ansprüche auf Englisch vorliegen.

Nationale Phase versäumt – was nun?

Selbst wenn die Einleitung der nationalen Phase verpasst wurde ist damit noch nicht alle Hoffnung verloren – es wird allerdings teurer dieses Versäumnis zu korrigieren. Die durch Fristablauf aufgegebene Anmeldung kann nämlich dann wiederbelebt werden, wenn die Aufgabe unbeabsichtigt war („unintentional“). Der Antrag auf Wiederinkraftsetzung kostet eine zusätzliche Gebühr von gegenwärtig $850 für Small Entities, und eine – wahrheitsgemäße – Erklärung, dass der gesamte Zeitraum vom Ablauf der Frist bis zur Stellung des Antrags unbeabsichtigt war. Daß die Frist unbeabsichtigt versäumt wurde ist umso glaubhafter, je früher der Fehler die nationale Phase einzuleiten korrigiert wird. Bei einem Versäumnis die nationale Phase einzuleiten ist daher Eile geboten, denn eine absichtliche weitere Verzögerung den Antrag auf Wiederinkraftsetzung zu stellen nachdem die Fristversäumnis bemerkt wurde ist unzulässig.

Viele der von Smartpat vertretenen Patentanmeldungen beruhen auf einer existierenden Prioritätsanmeldung oder betreffen die nationalen Phase einer internationaler (PCT) Anmeldungen in den USA und Kanada.

Unsere Mandanten sind überwiegend Startups, kleine und mittelständische Unternehmen. Das führt dazu, dass die Zahl der Mandanten relativ groß ist – groß genug, um auf einer Karte dargestellt zu werden.  Jeder Punkt auf der Karte markiert eine Stadt in der ein Mandant ansässig ist. Ziemlich eindeutig ist die Konzentration auf Mandanten mit Deutsch als Muttersprache.

Macht Sinn: Um eine Patentanmeldung vor dem US Patentamt effektiv vertreten zu können die nicht von uns ausgearbeitet wurde sind vor allem zwei Qualitäten erforderlich:

• Die Fähigkeit, schnell eine Erfindung zu verstehen. Dabei hilft es oft die deutsche Ursprungsanmeldung lesen zu können um nicht durch mögliche Übersetzungsfehler abgelenkt zu werden. Und die Erfindung mit dem Mandanten oder seinem deutschen Patentanwalt telefonisch auf Deutsch zu besprechen beschleunigt die Kommunikation oft ungemein.
• Die Fähigkeit, US Prüfer zu überzeugen:  Dabei entpuppt sich die Erfahrung viele Jahre als Ingenieur in technischen Reviews Kunden Produkte erklärt zu haben als sehr hilfreich.  Zum Beispiel ist die Nutzung von WebEx – in der Industrie völlig Standard – in Patentprüfungsverfahren relativ neu, aber sehr effektiv

In den letzten Wochen haben wir vermehrt Dritteingaben (Third Party Submissions) für Mandanten eingereicht. Die Mandanten waren auf Patentanmeldungen Ihrer Wettbewerbern aufmerksam geworden und wollten sicherstellen, dass der ihnen bekannte Stand der Technik im US Prüfungsverfahren berücksichtigt wird.  In einigen dieser Anmeldungen sind jetzt erste Prüfungsbescheide eingegangen.

Das erste Ergebnis:  Alle Anmeldungen in denen wir Dritteingaben eingereicht haben wurden in den ersten Office Actions zurückgewiesen. In der Mehrheit der Fälle hat der Prüfer sich der in der Dritteingabe vorgetragenen Argumentation aus welchen Quellen die Ansprüche bekannt sind nahezu identisch angeschlossen. Dazu hat vermutlich auch das von uns gewählte Format der Dritteingabe beigetragen: Wir haben ein „Claim Chart Format“ gewählt, in dem wir den Text der angegriffenen Ansprüche direkt dem bekannten Stand der Technik gegenüberstellen und anhand der Zeichnungen bekannter Schriften weiter illustrieren. Das gewählte Format sollte es dem Prüfer so einfach wie möglich machen unserer Argumentation zu folgen, was offenbar erfolgreich war. Wir werden die Akten weiter verfolgen und planen, die Effektivität von Dritteingaben in einem größeren Zusammenhang zu prüfen.

Aus heutiger Sicht scheint das System jedenfalls zu funktionieren, und stellt die mit Abstand günstigste Möglichkeit dar, frühzeitig die Patentanmeldung eines Wettbewerbers zu beeinflussen und idealerweise die Erteilung eines Patents für den Wettbewerber ganz zu verhindern. Alle anderen Alternativen wie das Post Grant Review innerhalb von 9 Monaten nach Erteilung oder ein Inter Partes Review sind Gerichtsverfahren vor dem USPTO die schnell über $100,000 an Gebühren verschlingen können.

Ein Mandant hat einige Tausend Dollar in die Anmeldung eines Patents investiert – und gibt die Anmeldung auf.  Das investierte Geld ist verloren.  Auch für den Patentanwalt ist dies eine Enttäuschung, schließlich ist es unsere Aufgabe zum kommerziellen Erfolg des Mandanten beizutragen, und eine aufgegebene Patentanmeldung hat ganz offensichtlich keinen Wert.

Glücklicherweise ist die „Allowance Rate“ der von Smartpat vertretenen Anmeldungen überdurchschnittlich hoch: Auf jede aufgegebene Anmeldung kommen etwa 5 erteilte Patente. Dennoch, jede aufgegebene Anmeldung ist eine Enttäuschung, und gibt Anlass genauer betrachtet zu werden. Gab es Warnsignale, die eine spätere Aufgabe der Anmeldung hätten anzeigen können? Hätte man dem Mandanten früher raten können eine Aufgabe zu erwägen um nicht schlechtem Geld gutes hinterherzuwerfen?

Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir die von unseren Mandanten aufgegebenen Anmeldungen genauer betrachtet, und die Gründe für die Aufgabe kategorisiert. Soweit möglich haben wir die Gründe für die Aufgabe den Emails der Mandanten oder unseren Notizen aus Gesprächen entnommen. In einigen Fällen konnten wir den Grund für die Aufgabe nicht bestimmen. Dies gilt in vielen Fällen in denen wir nicht direkt mit dem Mandanten sondern mit einem deutschen Anwalt zusammenarbeiten.

Bei dieser genaueren Betrachtung sind wir zu einem für uns überraschenden Ergebnis gekommen: Für die Aufgabe einer Patentanmeldung gibt es gute und schlechte Gründe, und die guten Gründe überwiegen im Falle unserer Mandanten.

Gute Gründe für die Aufgabe einer Anmeldung

Die Anmeldung eines Patents ist eine unternehmerische Entscheidung, und wie viele andere Entscheidung einem Risiko unterworfen: Die Entwicklung eines neuen Produkts kann fehlschlagen, sich verzögern, oder das entwickelte Produkt wird von Kunden nicht angenommen. Die Aufgabe einer Patentanmeldung die Grundlage eines Produkt ist das nicht weiter verfolgt wird gehört zum normalen unternehmerischen Risko. Die Kosten für eine Patentanmeldung sind genauso verloren wie die sonstigen Entwicklungskosten. Auch in unserer Praxis sehen wird diese „guten“ Gründe für die Aufgabe:

• Die Erfindung wurde durch eine noch bessere Idee überholt: Der Anmelder nutzt die Erfindung selbst nicht mehr. Ein Folgeprodukt basiert auf einer über die Erfindung hinaus verbesserte Lösung.
• Ein auf der Erfindung basierendes Produkt hatte nicht den gewünschten Markterfolg. Im Falle von Startups haben wir das Ausbleiben von Investoren unter mangelnden Markterfolg gezählt. Auch die nach einer „Notice of Allowance“ aufgegebenen Anmeldungen in diese Kategorie. Die Anmeldung wurde erlaubt und der Erteilung eines Patents erforderte nur noch die Zahlung einer Erteilungsgebühr.
• Die Erfindung war nicht patentfähig oder resultierende Ansprüche wären sehr begrenzt – die Aufgabe erfolgte aber frühzeitig nach der ersten Non-Final Rejection. Wir zählen auch Anmeldungen in denen der Prüfer „allowable subject matter“ identifiziert hatte in diese Kategorie.

Schlechte Gründe für die Aufgabe einer Anmeldung

• Der Anmelder hat die Kosten des Anmeldeverfahrens unterschätzt und ist mit dem Verlauf der Prüfung frustriert.
• Die Erfindung war nicht patentfähig oder resultierende Ansprüche wären sehr begrenzt – die Aufgabe erfolgte erst nach einer Final Rejection oder Notice of Appeal.
• Persönliche Gründe: Diese reichen von veränderten Prioritäten nach einem Unfall über den Streit zwischen mehreren Erfindern die nicht mehr zusammen arbeiten.

Konsequenzen

Unser Ziel ist, dass von Smartpat vertretene Anmeldungen entweder erteilt werden, oder aus einem guten Grund (frühzeitig) aufgegeben werden. Aus schlechtem Grund (zu spät) aufgegebene Anmeldungen wollen wir eliminieren.

Unter den schlechten Gründen für die Aufgabe einer Patentanmeldung scheint die Frustration über den Verlauf des Prüfungsverfahrens und dessen Kosten am ehesten vermeidbar. Anmelder die im Laufe des Verfahrens frustriert über Kosten das Handtuch werfen haben oftmals wenig Erfahrung mit der Anmeldung eines Patents; in vielen Fällen vertreten wir deren erste Anmeldung in den USA. Auf der Seite „So viel kostet eine US Patentanmeldung bis zur Erteilung eines Patents“ haben wir  Kostenbeispiele zusammengestellt die in konkreten Fällen angefallen sind. Die Beispiele zeigen, dass ein Anmeldeverfahren nur selten zu einer direkten Erlaubnis führt, und dass  gute Patente teilweise hart und teuer in mehreren Runden erkämpft werden müssen. Bessere Klarheit über die möglichen Verläufe eines Anmeldeverfahrens soll die Zahl der aus Frustration über die Kosten aufgegebenen Anmeldungen reduzieren.

Unser „$100 Test“ hat sich bewährt. Wir haben Mandate nicht angenommen, wenn wir die Chancen auf Erteilung oder kommerzielle Verwendung eines Patents für aussichtslos hielten.