Ein Mandant hat einige Tausend Dollar in die Anmeldung eines Patents investiert – und gibt die Anmeldung auf. Das investierte Geld ist verloren. Auch für den Patentanwalt ist dies eine Enttäuschung, schließlich ist es unsere Aufgabe zum kommerziellen Erfolg des Mandanten beizutragen, und eine aufgegebene Patentanmeldung hat ganz offensichtlich keinen Wert.
Glücklicherweise ist die „Allowance Rate“ der von Smartpat vertretenen Anmeldungen überdurchschnittlich hoch: Auf jede aufgegebene Anmeldung kommen etwa 5 erteilte Patente. Dennoch, jede aufgegebene Anmeldung ist eine Enttäuschung, und gibt Anlass genauer betrachtet zu werden. Gab es Warnsignale, die eine spätere Aufgabe der Anmeldung hätten anzeigen können? Hätte man dem Mandanten früher raten können eine Aufgabe zu erwägen um nicht schlechtem Geld gutes hinterherzuwerfen?
Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir die von unseren Mandanten aufgegebenen Anmeldungen genauer betrachtet, und die Gründe für die Aufgabe kategorisiert. Soweit möglich haben wir die Gründe für die Aufgabe den Emails der Mandanten oder unseren Notizen aus Gesprächen entnommen. In einigen Fällen konnten wir den Grund für die Aufgabe nicht bestimmen. Dies gilt in vielen Fällen in denen wir nicht direkt mit dem Mandanten sondern mit einem deutschen Anwalt zusammenarbeiten.
Bei dieser genaueren Betrachtung sind wir zu einem für uns überraschenden Ergebnis gekommen: Für die Aufgabe einer Patentanmeldung gibt es gute und schlechte Gründe, und die guten Gründe überwiegen im Falle unserer Mandanten.
Gute Gründe für die Aufgabe einer Anmeldung
Die Anmeldung eines Patents ist eine unternehmerische Entscheidung, und wie viele andere Entscheidung einem Risiko unterworfen: Die Entwicklung eines neuen Produkts kann fehlschlagen, sich verzögern, oder das entwickelte Produkt wird von Kunden nicht angenommen. Die Aufgabe einer Patentanmeldung die Grundlage eines Produkt ist das nicht weiter verfolgt wird gehört zum normalen unternehmerischen Risko. Die Kosten für eine Patentanmeldung sind genauso verloren wie die sonstigen Entwicklungskosten. Auch in unserer Praxis sehen wird diese „guten“ Gründe für die Aufgabe:
- Die Erfindung wurde durch eine noch bessere Idee überholt: Der Anmelder nutzt die Erfindung selbst nicht mehr. Ein Folgeprodukt basiert auf einer über die Erfindung hinaus verbesserte Lösung.
- Ein auf der Erfindung basierendes Produkt hatte nicht den gewünschten Markterfolg. Im Falle von Startups haben wir das Ausbleiben von Investoren unter mangelnden Markterfolg gezählt. Auch die nach einer „Notice of Allowance“ aufgegebenen Anmeldungen in diese Kategorie. Die Anmeldung wurde erlaubt und der Erteilung eines Patents erforderte nur noch die Zahlung einer Erteilungsgebühr.
- Die Erfindung war nicht patentfähig oder resultierende Ansprüche wären sehr begrenzt – die Aufgabe erfolgte aber frühzeitig nach der ersten Non-Final Rejection. Wir zählen auch Anmeldungen in denen der Prüfer „allowable subject matter“ identifiziert hatte in diese Kategorie.
Schlechte Gründe für die Aufgabe einer Anmeldung
- Der Anmelder hat die Kosten des Anmeldeverfahrens unterschätzt und ist mit dem Verlauf der Prüfung frustriert.
- Die Erfindung war nicht patentfähig oder resultierende Ansprüche wären sehr begrenzt – die Aufgabe erfolgte erst nach einer Final Rejection oder Notice of Appeal.
- Persönliche Gründe: Diese reichen von veränderten Prioritäten nach einem Unfall über den Streit zwischen mehreren Erfindern die nicht mehr zusammen arbeiten.
Konsequenzen
Unser Ziel ist, dass von Smartpat vertretene Anmeldungen entweder erteilt werden, oder aus einem guten Grund (frühzeitig) aufgegeben werden. Aus schlechtem Grund (zu spät) aufgegebene Anmeldungen wollen wir eliminieren.
Unter den schlechten Gründen für die Aufgabe einer Patentanmeldung scheint die Frustration über den Verlauf des Prüfungsverfahrens und dessen Kosten am ehesten vermeidbar. Anmelder die im Laufe des Verfahrens frustriert über Kosten das Handtuch werfen haben oftmals wenig Erfahrung mit der Anmeldung eines Patents; in vielen Fällen vertreten wir deren erste Anmeldung in den USA. Auf der Seite „So viel kostet eine US Patentanmeldung bis zur Erteilung eines Patents“ haben wir Kostenbeispiele zusammengestellt die in konkreten Fällen angefallen sind. Die Beispiele zeigen, dass ein Anmeldeverfahren nur selten zu einer direkten Erlaubnis führt, und dass gute Patente teilweise hart und teuer in mehreren Runden erkämpft werden müssen. Bessere Klarheit über die möglichen Verläufe eines Anmeldeverfahrens soll die Zahl der aus Frustration über die Kosten aufgegebenen Anmeldungen reduzieren.
Unser „$100 Test“ hat sich bewährt. Wir haben Mandate nicht angenommen, wenn wir die Chancen auf Erteilung oder kommerzielle Verwendung eines Patents für aussichtslos hielten.
In letzter Zeit haben wir vermehrt Dritteingaben („Third Party Submissions“) beim USPTO eingereicht. Diese stellen eine sehr kostengünstige Möglichkeit dar, die Prüfung der Patentanmeldung eines Wettbewerbers in den USA zumindest indirekt zu beeinflussen.
Die Regeln ist klar: Wer eine internationale (PCT) Patentanmeldung eingereicht hat muss innerhalb von 30 Monaten ab dem frühesten Prioritätsdatum die nationale Phase in den Vereinigten Staaten einleiten, oder die Anmeldung gilt als aufgegeben. Und obwohl der Termin seit zweieinhalb Jahren feststeht verliert er nie die Fähigkeit für kurzfristig Überraschungen zu sorgen. Zum Beispiel, weil ein Mandant erst in letzter Minute entscheidet die Anmeldung doch in den USA verfolgen zu wollen.
In den letzten Wochen haben wir vermehrt Dritteingaben (Third Party Submissions) für Mandanten eingereicht. Die Mandanten waren auf Patentanmeldungen Ihrer Wettbewerbern aufmerksam geworden und wollten sicherstellen, dass der ihnen bekannte Stand der Technik im US Prüfungsverfahren berücksichtigt wird. In einigen dieser Anmeldungen sind jetzt erste Prüfungsbescheide eingegangen.
