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Kategorie: USPTO

USPTO First Action Interview Pilotprogramm

First Action InterviewLeistung sollte messbar sein. Wir halten die Gesamtkosten eines Erteilungsverfahrens für eine gute Metrik um unsere Leistung zu bewerten und mit anderen zu vergleichen.  Wir sind stets bemüht, diese Gesamtkosten so gering wie möglich zu halten.

Dazu nutzen wir regelmäßig das „First Action Interview“ Pilotprogramm. Im Rahmen dieses Programms führt der Prüfer eine Recherche durch und übermittelt eine erste Stellungnahme, wie er die Ansprüche bewertet. Diese Bewertung kann in einem Interview besprochen werden, wobei der Anmelder vor dem Interview Änderungen an den Ansprüchen vorschlagen kann.  Der Prüfer bewertet die vorgeschlagenen Änderungen.  Im Falle einer positiven Bewertung wird die Anmeldung noch vor einem ersten formalen Bescheid erlaubt. Andernfalls werden die ursprünglich eingereichten Ansprüche wie angekündigt zurückgewiesen.

 

Hier ein Vergleich zweier hypothetischer Anmeldeverfahren:

"Normale" AnmeldungFirst Action Interview
Prüfer bewertet ursprünglich eingereichte Fassung der AnsprüchePrüfer bewertet ursprünglich eingereichte Fassung der Ansprüche
Prüfer übersendet Rechercheergebnis / vorläufige Bewertung
Anmelder schlägt geänderte Fassung "A" der Ansprüche vor. (Frist: 1 Monat.)
Interview mit Prüfer - Besprechung warum Fassung A der Ansprüche nicht erlaubt werden kann
Prüfer erlässt non-Final RejectionPrüfer erlässt non-Final Rejection (Interview Summary)
Anmelder antwortet schriftlich mit Fassung "A" (Frist: 3 Monate)Anmelder antwortet schriftlich mit Fassung "B" der Ansprüche - in Kenntnis der negativen Bewertung der vorgeschlagenen Fassung "A". (Frist: 2 Monate.)
Prüfer erlässt eine "Final Rejection"Prüfer erlaubt Fassung "B"
Anmelder stellt Antrag auf Continued Examination ($1300 amtl. Gebühr). Änderung der Ansprüche in Fassung "B". (Frist: 3 Monate)
Prüfer erlaubt Fassung "B" im Rahmen des RCE

In dem hypothetischen Verfahren spart der Anmelder due amtliche Gebühr eines RCE von gegenwärtig $1300 für eine Large Entity.  Im Endeffekt erhält der Anmeldung eine zusätzliche Chance, den Prüfer von der Patentfähigkeit der Erfindung zu überzeugen. Allerdings zeigt die Tabelle auch, dass das Pilotprogramm auf eine schnellere Kommunikation mit dem Prüfer ausgelegt ist. So beträgt die Frist zur Beantragung des Interviews nur einen Monat – und sollte bereits einen Änderungsvorschlag der Ansprüche umfassen. Wir haben mit dem Pilotprogramm insgesamt gute Erfahrung gemacht und halten es für eine gute Vorgehensweise, um schneller und günstiger zur Erlaubnis einer Anmeldung zu gelangen.

Patentanmeldung: Langsames oder schnelles Anmeldeverfahren?

Die Dauer eines Patentanmeldeverfahrens kann, innerhalb gewisser Grenzen, vom Anmelder beeinflusst werden. So stehen Beschleunigungsmöglichkeiten zur Verfügung, wenn eine schnellen Patenterteilung gewünscht ist. Zu diesen gehört in den USA das kostenpflichtige „Track One“ Verfahren, das eine Patenterteilung innerhalb von 12 Monaten ermöglichen soll. Europäische Anmelder, die bereits ein Patent in Europa für die selbe Erfindung erlangt haben, können oftmals eine beschleunigte Prüfung im Rahmen des kostenlosen „Patent Prosecution Highway“ beantragen.  Aber ist eine möglichst schnelle Patenterteilung überhaupt erstrebenswert? Wir raten, folgende Aspekte zu berücksichtigen:

Eine schnelle Patenterteilung ist sinnvoll, wenn damit gerechnet werden muss, dass die Erfindung zeitnah kopiert werden wird. Dies trifft auf einige unserer Mandanten zu, deren Produkte erfahrungsgemäß bereits kurz nach Markteinführung von Wettbewerbern kopiert werden. Um rechtlich gegen die Nachahmer vorgehen zu können muss ein Patent erteilt worden sein. Ohne Patent gibt es auch keine Patentverletzung, gegen die vorgegangen werden kann. Mitunter sind auch Startups an einer schnellen Patenterteilung interessiert, um für Investoren attraktiv zu sein. Dabei kann es sein, dass der Schutzumfang gegenüber der Existenz eines Patents zweitrangig ist.

Umgekehrt gibt es gute Gründe dafür langsam vorzugehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das zugrunde liegende Produkt noch nicht im Markt eingeführt ist und nicht mit einer Verletzung gerechnet wird. Ein erteiltes Patent würde also nicht unmittelbar genutzt (um eine Klage einzureichen oder es Investoren zu zeigen). Der Wert des Patents steigt möglicherweise mit seinem Alter, z.B. weil die Erfindung sich langsam aber kontinuierlich am Markt durchsetzt. In diesem Fall macht es Sinn, eine maximale Lebenszeit des Patents anzustreben. Dies kann dadurch geschehen, dass zunächst eine Prioritätsfrist von 12 Monaten ausgenutzt wird. Die Erfindung kann z.B. in den USA zunächst kostengünstig provisorisch angemeldet werden, bevor am Ende der 12 Monate eine nationale oder internationale Patentanmeldung eingereicht wird. Die mögliche Lebensdauer eines Patents beträgt damit 20 Jahre ab Anmeldung der nicht-provisorischen Anmeldung und 21 Jahre ab dem Datum der provisorischen Anmeldung.  Sofern das US Patentamt bei der Erteilung eines Patents trödelt und ein Patent nicht innerhalb von drei Jahren erteilt wird kann der Anmeldung zudem zusätzliche Laufzeit im Rahmen einer „Patent Term Adjustment“ erlangen – potentiell wertvolle Tage und Wochen möglicher Lizenzeinnahmen oder verlängerter Monopolstellung am Ende der Lebenszeit des Patents.

Eine relativ einfache Frage die wir Mandanten gelegentlich stellen ist „Wenn wir Ihnen die Patenturkunde zusenden, was werden Sie damit machen?“ Wenn die Antwort eine Weiterleitung an Externe beinhaltet könnte eine schnelle Erteilung wertvoll sein. Wenn die Antwort „unmittelbar noch nichts“ lautet ist die Maximierung der Lebensdauer offenbar wichtiger als die schnelle Erteilung eines Patents.

 

 

USPTO Feiertage 2019

Fristen laufen beim amerikanischen Patentamt (USPTO) nie an einem Samstag, Sonntag, oder Feiertag ab – eine Antwort (bzw. die Einreichung einer Patentanmeldung) ist immer erst am nächsten Werktag fällig.

Im Jahr 2019 gelten dabei folgende Feiertage:

  • 1. Januar (Neujahr)
  • 21. Januar (Geburtstag Martin Luther King, Jr. )
  • 18. Februar (Washington’s Geburtstag)
  • 27. Mai 2019 (Memorial Day)
  • 4. Juli 2019 (Unabhängigkeitstag)
  • 2. September (Tag der Arbeit)
  • 14. Oktober (Columbus Day)
  • 11. November (Veterans Day)
  • 28. November (Thanksgiving)
  • 25. Dezember (Weihnachten)

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Garantie – wir haben sie dieser Website der amerikanischen Regierung entnommen.