Viele der von Smartpat in den USA vertretenen Patentanmeldungen basieren auf zuvor in Europa eingereichten Prioritätsanmeldungen. In einem Praxistipp beschreiben wir, welche Anpassungen der Anmeldung bei Einreichung in den USA empfehlenswert sind.
Ups…Erfinder und Facebook
Wenn Prüfer die Neuheit einer Patentanmeldung bewerten suchen sie regelmäßig nach früheren Anmeldungen desselben Erfinders. Speziell bei Designanmeldung suchen sie vermehrt auch in den sozialen Netzwerken des Designers – mitunter mit großem Erfolg. Der Reiz, ein Rendering des neuen Designs unmittelbar auf der eigenen Webseite, Facebook, Twitter oder Instagram zu posten ist groß, und für eine Patentanmeldung fatal.
Leider ist es uns mehrfach vorgekommen, dass Prüfer die Facebook-Seite des Mandanten als Stand der Technik zitiert haben. Das ist in den USA aus zwei Perspektiven ungünstig: Zum einen ist die Veröffentlichung oft nicht zu umgehen und das Design damit nicht mehr neu. Zum anderen sind Erfinder verpflichtet, alle für die Patentierbarkeit der Anmeldung relevanten Veröffentlichungen im Rahmen eines „Information Disclosure Statements“ mitzuteilen. Die eigene Veröffentlichung auf Facebook dabei zu vergessen ist schwer zu erklären und könnte als versuchter Betrug am Patentamt angesehen werden.
Wer den Schutz seines Design durch eine Patentanmeldung anstrebt ist gut beraten, der Verlockung einer frühen Veröffentlichung zu widerstehen. In vielen Ländern ist absolute Neuheit Voraussetzung einer Patenterteilung, und das Foto auf Instagram verwirkt die Chance auf ein Schutzrecht. In den USA gilt eine Neuheitsschonfrist von einem Jahr innerhalb dessen der Designer ein Patent anmelden kann. Die frühere Veröffentlichung sollte dem Patentamt aber auf jeden Fall mitgeteilt werden und kann sogar helfen, weitere Veröffentlichungen vor Anmeldung zu umgehen.
Erfindungen und Verkäufe
In einer viel diskutierten Entscheidung des obersten Gerichtshofs hat dieser gerade festgehalten, dass eine Erfindung dann nicht mehr patentiert werden kann wenn diese zuvor verkauft wurde – auch wenn der Verkauf geheim gehalten wurde. Die Logik ist nachvollziehbar: Ein Erfinder kann nicht zunächst vom Geheimhalten seiner Erfindung profitieren und dann später für dieselbe Erfindung ein Monopol beanspruchen.
USPTO Feiertage 2019
Fristen laufen beim amerikanischen Patentamt (USPTO) nie an einem Samstag, Sonntag, oder Feiertag ab – eine Antwort (bzw. die Einreichung einer Patentanmeldung) ist immer erst am nächsten Werktag fällig.
Im Jahr 2019 gelten dabei folgende Feiertage:
- 1. Januar (Neujahr)
- 21. Januar (Geburtstag Martin Luther King, Jr. )
- 18. Februar (Washington’s Geburtstag)
- 27. Mai 2019 (Memorial Day)
- 4. Juli 2019 (Unabhängigkeitstag)
- 2. September (Tag der Arbeit)
- 14. Oktober (Columbus Day)
- 11. November (Veterans Day)
- 28. November (Thanksgiving)
- 25. Dezember (Weihnachten)
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Garantie – wir haben sie dieser Website der amerikanischen Regierung entnommen.
Ziele 2019
In der Industrie gehört die Zieldefinition zu den jährlichen Ritualen. Da sich Smartpat als modernes Serviceunternehmen versteht folgen wir dieser Praxis und haben definiert, was wir 2019 erreichen wollen. Die Ziele basieren auf unserer Mission: Wir wollen Mandanten die bestmögliche Vertretung Ihrer Erfindungen gegenüber dem USPTO bieten. Daraus leiten sich folgende konkrete Ziele ab:
- Unsere Erlaubnisrate soll besser sein als die vergleichbarer Kanzleien. „Erlaubnisrate“ definieren wir als Zahl der erlaubten Anmeldungen geteilt durch die Zahl der erlaubten und aufgegebenen Anmeldungen im selben Anmeldezeitraum. Für das Anmeldejahr 2016 beträgt unsere Allowance Rate 89%. Der Durchschnitt aller Vergleichskanzleien liegt bei 87%. Kanzleien mit besseren Werten vertreten oftmals nur wenige deutschen Anmelder und haben somit mehr Konsistenz – wir vertreten eine Vielzahl verschiedener Unternehmen. Um unsere Erlaubnisrate weiter zu verbessern werden wir unseren $100 Test konsequent nutzen und Mandanten mit geringen Chancen auf Patenterteilung von einer Anmeldung abraten. Unser Ziel ist eine Erlaubnisrate über 90%. Mehr als 9 von 10 Anmeldungen die wir beim USPTO einreichen sollten zu einem Patent führen.
- Da wir viele Anmeldungen vertreten, die von Kollegen in Europa ausgearbeitet wurden haben wir oft geringen Einfluss darauf, wie gut die Erfindung beschrieben wurde um sich vom Stand der Technik zu unterscheiden. Eine entscheidende Metrik ist daher unsere „Win Rate“. Diese definieren wir als die Zahl der nach einer Antwort auf einen Prüfungsbescheid erlaubten Anmeldungen geteilt durch die Zahl der nach einer Antwort erlaubten und aufgegebenen Anmeldungen. Auch wenn wir auf die ursprüngliche Ausarbeitung keinen Einfluss hatten, so sollten wir doch daran gemessen werden, wie erfolgreich wir auf Bescheide des USPTO antworten. Für das Anmeldejahr 2016 beträgt unsere Win Rate 92% – was genau im Durchschnitt aller Kanzleien liegt. Die schlechteste Vergleichskanzlei liegt bei nur 58%. Wir wollen unsere Win Rate weiter verbessern, indem wir Mandanten frühzeitig und möglichst objektiv die Chancen einer Patenterteilung kommunizieren. Mit unserem internen Examiner Report können wir Mandanten beraten wie „schwierig“ der Prüfer einer Anmeldung ist. Wir werden die Möglichkeit mit Prüfern per WebEx Interviews durchzuführen konsequent nutzen – in vielen Fällen verbessert ein Interview die Chancen auf eine Erlaubnis.
- Unser Ziel ist, Anmeldungen so günstig wie möglich zur Erlaubnis zu bringen. Der schlechteste Ausgang eines Anmeldeverfahrens ist, wenn eine Anmeldung nach mehreren Runden mit dem Prüfer (und entsprechend hohen Kosten) aufgegeben wird. Wir betrachten daher, wie schnell wir eine Anmeldung zur Erlaubnis führen. Eine relevante Metrik ist hier die „RCE Rate“: In wie vielen Fällen erforderte die Erlaubnis einen (gebührenpflichtigen) „Request for Continued Examination“ (RCE). Unsere „RCE Rate“ ist gegenwärtig 8% – deutlich weniger als andere Kanzleien die teilweise in 22% aller erlaubten Patente einen RCE einreichen mussten. Wir wollen unsere RCE-Rate unter 10% halten. Dazu werden wir das „First Action Interview“ Pilotprogramm konsequent nutzen. Wir werden unsere Produktivität durch Effizienzverbesserungen kontinuierlich zu verbessern und daraus entstehende Vorteile an unsere Mandanten weitergeben. Im Jahr 2018 ist uns dies bei der Zahlung ausländischer Jahresgebühren gelungen und hat zu deutlichen Einsparungen für unsere Mandanten geführt.
Hier eine tabellarische Übersicht unserer bisherigen Ergebnisse:
Software-Patente in den USA
Gelegentlich kommt es vor, dass wir für Mandanten in den USA Erfindungen vertreten, die in die Kategorie „Software Patent“ fallen. Solche Anmeldungen sind immer wieder spannend, da eine Zurückweisung der Erfindung als „abstrakte Idee“ fast garantiert ist, denn eine „abstrakte Idee“ ist nicht patentierbar. Zudem ändert sich die Rechtsprechung zu Software Patenten regelmäßig. So kommt es durchaus vor, dass ein Prüfungsbescheid im Jahr 2017 die Anmeldung aus dem Jahr 2015 auf Basis eines Präzedenzfalles aus dem 2016 zurückweist. Das zur Bewertung der Patentfähigkeit relevante Recht war zum Zeitpunkt der Formulierung der Anmeldung noch gar nicht bekannt!
Glücklicherweise ist es uns bislang dennoch stets gelungen, für unsere Mandanten ein Patent zu erlangen. Zuletzt war dies das US Patent Nr. 10,120,870 für Noggle. Davor haben wir das Patent Nr. 9,223,901 für Easyator vertreten. In beiden Fällen konnten wir erfolgreich argumentieren, dass die in Software implementierte Erfindung nicht „abstrakt“ war. Der Gegenstand der Ansprüche konnte z.B. nicht ohne einen Computer (z.B. von einem Menschen mit Papier und Bleistift) ausgeführt werden.
Für Anmelder und Erfinder von Software Produkten stellt die Patentanmeldung eine gedankliche Herausforderung dar: Entwickler und Manager sind daran gewohnt, die Vorteile Ihrer Erfindung aus Sicht Ihres Kunden zu beschreiben. Der Vorteil für den Kunden interessiert, so widersinnig das sein mag, das USPTO aber wenig. Aus Sicht des Patentamts ist wichtig, ob die Software aus Sicht des Computers auf dem die Software läuft einen Vorteil bringt: Löst die Software ein Problem schneller, d.h. mit weniger Rechenzyklen und damit weniger Energieaufwand als der Stand der Technik? Führt die Erfindung dazu dass weniger Daten gespeichert oder übertragen werden müssen als zuvor bekannt? Verbessert die Software also wie der Computer arbeitet? All dies kann dabei helfen, die Patentfähigkeit zu begründen. Ein messbarer Vorteil hat die Einheiten Zyklen, Millisekunden, Bytes. Anmelder eines Software-Patents sollten die Perspektive des Computers annehmen: Wenn Sie ein Computer wären, welche Software würden Sie lieber ausführen: Bekannte Software oder Ihre Erfindung? Warum?
Aus diesem Grund lehnen wir regelmäßig die Vertretung solcher Software Erfindungen ab, bei denen die Lösung eines geschäftlichen Problem und nicht die Lösung eines technischen Problems im Vordergrund stellt. Wer uns umgekehrt davon überzeugt dass seine Software ein technisches Problem löst, den vertreten wir gerne.
Patentanwalt: Patent Agent oder Patent Attorney?
Gelegentlich werden wir gefragt, warum wir den amerikanischen Begriff „Patent Agent“ auf Deutsch als „Patentanwalt“ übersetzen. Manche mutmaßen sogar, dass dies irreführend sei.
Die kurze Antwort: „Patent Agent“ wird im Deutschen als „Patentanwalt“ übersetzt, siehe z.B. LEO, PONS, oder Google Translate.
Die lange Antwort: Die Zulassung von Vertretern vor dem USPTO ist in den USA per Verordnung in 37 C.F.R. §11.6 („Registration of attorneys and agents“) geregelt. Dabei unterscheidet die Verordnung zwischen „Attorneys“ und „Agents“. In der Verordnung heißt es: „(a) Attorneys. Any citizen of the United States who is an attorney and who fulfills the requirements of this part may be registered as a patent attorney to practice before the Office. […] (b) Agents. Any citizen of the United States who is not an attorney, and who fulfills the requirements of this part may be registered as a patent agent to practice before the Office.“
Soweit das USPTO betroffen ist müssen Attorneys und Agents (zusammenfassend „Patent Practitioners“) die gleichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Beide haben bei der Vertretung von Mandanten vor dem Amt die gleichen Rechte und Pflichten. Ein für die Vertretung beim USPTO zugelassener Rechtsanwalt hat die Berufsbezeichnung „Patent Attorney“, ein Nicht-Rechtsanwalt die Berufsbezeichnung „Patent Agent“. Der „Patent Attorney“ entspricht im Deutschen einem „Rechtsanwalt und Patentanwalt“. Der „Patent Agent“ ist ein Patentanwalt, der nicht auch als Rechtsanwalt zugelassen ist.
Die folgenden Tabelle vergleicht Qualifikation und Befugnisse des deutschen Patentanwalts mit einem US Patent Agent und einem US Patent Attorney:
| Patentanwalt (Deutschland) | Patent Agent (USA) | Patent Attorney (USA) |
|
|---|---|---|---|
| Qualifikation | |||
| Technisches oder naturwissenschaftliches Studium | Ja | Ja | Ja |
| Zulassungsprüfung beim Patentamt (Patentanwaltsprüfung) | Ja | Ja | Ja |
| Jurastudium | Nein | Nein | Ja |
| Zulassungsprüfung Rechtsanwaltskammer | Nein | Nein | Ja |
| Befugnisse | |||
| Patentrecherche und Bewertung der Patentierbarkeit | Ja | Ja | Ja |
| Ausarbeiten einer Patentanmeldung | Ja | Ja | Ja |
| Einreichen einer nationalen Patentanmeldung (DPMA bzw. USPTO) | Ja | Ja | Ja |
| Einreichen einer internationalen Patentanmeldung (WIPO) | Ja | Ja | Ja |
| Einreichen einer nationalen Design Anmeldung | Ja | Ja | Ja |
| Einreichen einer internationalen Design Anmeldung | Ja | Ja | Ja |
| Antwort auf Prüfungsbescheide | Ja | Ja | Ja |
| Beschwerdeverfahren (Bundespatentgericht bzw. PTAB) | Ja | Ja | Ja |
| Dritteingaben | Ja | Ja | Ja |
| Nichtigkeitsklage (Bundespatentgericht bzw. PTAB) | Ja | Ja | Ja |
| Patentverletzungsklage (vor Gericht) | Nein | Nein | Ja |
| Verteidigung gegen Patentverletzungsklage (vor Gericht) | Nein | Nein | Ja |
| Allgemeine Rechtsberatung in Fragen des Zivilrechts, Strafrechts etc. | Nein | Nein | Ja |
Der Vergleich zeigt: Ein mit dem Patentwesen vertrauter Deutscher assoziiert mit dem Begriff „Patentanwalt“ die Qualifikationen und Befugnisse eines US Patent Agent. Umgekehrt erweckt ein Patentanwalt, der sich in Amerika als „Patent Attorney“ vorstellt, möglicherweise den falschen Eindruck als Rechtsanwalt zugelassen zu sein.
Praxistipp: Anmeldestrategie
Anmelder die den Wert Ihrer US-Patentanmeldungen maximieren möchten sollten unseren Praxistipp-Anmeldestrategie interessant finden.
Wenn’s eilig ist: Design Rocket Docket
Diese Woche haben wir zwei Bescheide erhalten, dass von uns eingereichte Design-Patentanmeldungen erlaubt wurden. Eine Anmeldung wurde nach einem Monat erlaubt, die andere nach 18 Monaten.
Der Unterschied: Die schnell erlaubte Anmeldung wurde als sogenannte „Rocket Docket“ Anmeldung eingereicht in der eine beschleunigte Prüfung beantragt wurde. Dies erfordert eine Recherche und erhöht damit die Anmeldekosten um ca. $2000. Im Gegenzug aber kann ein Design Patent wesentlich schneller erlangt werden, um damit Wettbewerbern die ein Design kopieren zeitnah entgegentreten zu können.
Anmelder von Designs die sich einfach kopieren lassen und relativ schnell obsolet werden sollten die Möglichkeit der beschleunigten Prüfung erwägen. Darunter fallen sicher Modeartikel wie Schuhe, oder Elektronikartikel die nach wenigen Jahren veraltet sind.
Der mögliche Schaden der Verletzung eines Designs bevor ein Patent erteilt wurde kann in solchen Fällen die Kosten einer beschleunigten Prüfung schnell übersteigen.
Auf den letzten Drücker…
„Fünf Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit“ – so hieß es bei der Bundeswehr. Im Gegensatz dazu werden Patentanmeldungen oft erst kurz vor Fristablauf eingereicht. Es kommt dabei mitunter sogar vor, dass eine Anmeldung noch kurz vor Mitternacht am Tag des Fristablaufs elektronisch eingereicht wird.
Die übliche Vorgehensweise bei Smartpat ist jedoch, notwendige Schritte zwei Tage vor Ablauf einer Frist vorzunehmen. Ein wichtiger Grund: Wir wollen uns Optionen offen halten für den Fall das eine elektronische Einreichung fehlschlägt. Und das kann durchaus passieren: So war das USPTO vom 15. August bis 21. August 2018 elektronisch nicht erreichbar. Diese Unerreichbarkeit änderte aber nichts am Ablauf von Fristen, denn, so das Patentamt, Anmelder hatten Alternative Einreichungsmöglichkeiten. Dazu gehört, das Antworten gefaxt oder per Brief eingereicht werden können. Diese beiden Alternativen gelten allerdings nur für bereits eingereichte Anmeldungen. Neuanmeldungen können fristgerecht nur per „Express Mail“ eingereicht werden, was einen deutlich größeren Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Zudem erfordert Express Mail ein offenes Postamt – ein Schreiben muss also vor 18.00 Uhr am Tag des Fristablaufs bei der Post abgegeben werden.
Unsere „t-2 Tage“ Regel hat sich auch in solchen Situationen bewährt: Wenn die elektronische Einreichung nicht möglich ist können wir einen Tag abwarten; in den meisten Fällen ist die Unerreichbarkeit innerhalb von 24 Stunden behoben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das USPTO für zwei Tage nicht erreichbar ist ist deutlich kleiner als die Wahrscheinlichkeit an einem Tag nicht erreichbar zu sein. Und für den Fall einer zweitägigen Unerreichbarkeit haben wir immer noch die Alternative einer Einreichung per Express-Mail.