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Patentstreit in den USA: Nichtigkeitsklage ist vorprogrammiert

Einige interessante Überlegungen aus dem PTAB Masters Programm 2021:

  • Wer in den USA eine Klage auf Patentverletzung einreicht muss mit einer Nichtigkeitsklage des Verletzers rechnen.
  • Das zuständige „Patent Trial and Appeal Board“ (PTAB) entscheidet die Nichtigkeit eines Patents im Rahmen eines „Inter Partes Review“ (IPR).
  • Das PTAB Verfahren war als schnelle und günstige Alternative zu teuren Auseinandersetzungen vor den ordentlichen Gerichten gedacht. Praktisch ist ein IPR heute ein unvermeidbarer Teil der gerichtlichen Auseinandersetzung. Ein PTAB Verfahren kann Kosten von ca. $1 Million verursachen.
  • Patentinhaber sollten frühzeitig einen Patentanwalt für die Vertretung des zu erwarteten IPR auswählen, und auch einen Sachverständigen. Wer erst nach Klagezustellung einen Anwalt und Sachverständigen sucht ist von Anfang an im Nachteil.
  • Das PTAB ist eine „Patenthöhengericht“. Fast alle Fälle werden letztlich daran entschieden, ob es offensichtlich war zwei oder mehrere Schriften zu kombinieren.

Smartpat ist gegenwärtig als Lead Counsel in drei IPRs als Vertreter der Patentinhaberin beteiligt.

Gesamtkosten einer US Patentanmeldung

In diesem Beitrag analysieren wir die Kosten aller im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossenen Anmeldeverfahren von Smartpat vertretener US Patentanmeldungen. Ein Verfahren ist abgeschlossen, wenn entweder ein Patent erteilt wurde oder die Anmeldung aufgegeben wurde. Der besseren Vergleichbarkeit halber haben wir dabei amtliche Gebühren auf die jeweilige „Large Entity“ Gebühr normalisiert. Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern zahlen beim USPTO um 50% reduzierte „Small Entity“ Gebühren.

Die Übersicht aller analysierten Fälle zeigt, dass die Gesamtkosten von Fall zu Fall signifikant voneinander abweichen. In einigen Fällen betrugen die Kosten knapp über $4000. In anderen Fällen beliefen sich die Kosten auf mehr als $10.000.

Patente die über $10.000 an Kosten verursacht haben wurden mehrheitlich von uns original verfasst. Die Gesamtkosten enthalten Aufwendungen für die Formulierung der Anmeldung, Absprache mit Mandanten, und Erstellung von Zeichnungen. Die Kosten der Ausarbeitung lagen in diesem komplexen Fällen zwischen $6500 und $8500.

Ein anderer Fall war mit über 5000 Worten umfangreich, so dass die Übersetzung mit über $1500 berechnet wurde. In diesem Fall war die Einreichung eines RCE ($1700 amtliche Gebühr) erforderlich.  Ein weiterer Fall erforderte die Wiederinkraftsetzung einer verfallenen Anmeldung. Ein dritter „teurer“ Fall wurde erst im Beschwerdeverfahren erlaubt.

„Günstige Fälle“ wurden auf Anhieb erlaubt. Dabei hilft unsere Praxis bereits bei Einleitung einer nationalen Phase im Rahmen eine „preliminary amendment“ vorhersehbare Probleme proaktiv zu beheben. So gelang es uns in 17% aller Fälle weniger als eine Stunde auf die Beantwortung von Prüfungsbescheiden zu verwenden.

Am wenigsten vorhersehbar ist, wie aufwendig es ist einen Prüfer von der Patentfähigkeit einer Anmeldung zu überzeugen. Die Darstellung in Form eines Histogramms veranschaulicht diesen Umstand. In rund der Hälfte aller Anmeldungen benötigen wir weniger als 4 Stunden zur Beantwortung von Prüfungsbescheiden. In etwa 20% aller Fälle beträgt der Aufwand hingegen mehr als 9 Stunden.

Eine einzelne Antwort auf einen Prüfungsbescheid erfordert im Durchschnitt 4,7 Stunden. Die Mehrzahl der Bescheide erfordern zwischen 3 und 6 Stunden an Bearbeitungszeit, können aber auch bis zu 10 Stunden erfordern. Der Aufwand richtet sich primär nach dem Umfang des Prüfungsbescheids sowie der Anzahl der entgegengehaltenen Schriften.

Im Rahmen unserer Analyse haben wir „vermeidbare“ amtliche Gebühren separat erfasst. Zu diesen gehören die häufig anfallenden Kosten für die nachträgliche Einreichung von Erfindererklärungen sowie Kosten für die Beantragung einer Fristverlängerung wenn eine Antwort auf einen Prüfungsbescheid nicht innerhalb der gesetzten Frist erfolgte. Besonders zu Buche schlagen auch solche Kosten die mit der Wiederinkraftsetzung einer unbeabsichtigt aufgegebenen Anmeldung verbunden sind.  Solche „vermeidbare Kosten“ fielen in 36% aller Anmeldungen an und betrugen durchschnittlich $728.

 

USPTO Feiertage 2021

Eine auf Samstag oder Sonntag fallende Frist läuft grundsätzlich erst am folgenden Montag ab. Eine auf einen Feiertag fallende Frist läuft am folgenden Werktag ab. Vor dem USPTO gelten folgende Feiertage:

 

Freitag, 1. Januar 2021 New Year’s Day
Montag, 18. Januar 2021 Birthday of Martin Luther King, Jr.
Mittwoch, 20. Januar 2021 Inauguration Day
Montag, 15. Februar 2021 Washington’s Birthday
Montag, 31. Mai 2021 Memorial Day
Montag, 5. Juli 2021 Independence Day
Montag, 6. September 2021 Labor Day
Montag, 11. Oktober 2021 Columbus Day
Donnerstag, 11. November 2021 Veterans Day
Donnerstag, 25. November 2021 Thanksgiving Day
Freitag, 24. Dezember 2021 Christmas Day

USPTO beendet „First Action Interview“ Pilotprogramm

In vielen von uns vertretener Anmeldungen hatten wir am „First Action Interview“ Pilotprogramm teilgenommen. Dadurch war es möglich, noch vor einer offiziellen „First Office Action“ mit dem Prüfer zu sprechen. Manche Prüfer waren dem Programm sehr aufgeschlossen gegenüber und wir konnten relativ schnell und günstig für unsere Mandanten eine Erlaubnis erzielen. Aber das Pilotprogramm wurde relativ selten genutzt. Nur 0,2% aller Anmeldung nahmen an diesem Programm teil. Das USPTO hat daher jetzt beschlossen, das Programm zum 15. Januar 2021 einzustellen.  Mehr Details finden sich in der Veröffentlichung des USPTO.

Wir werden selbstverständlich weiterhin versuchen, Anmeldungen so effizient und kostengünstig wie möglich zur Erlaubnis zu bringen. Dazu gehört, geplante Antworten mit dem Prüfer zu besprechen bevor diese formal eingereicht werden. So können schriftliche Runden oft eingespart werden, was die Gesamtkosten des Prüfungsverfahrens reduziert.

„Snail Mail“ verdient ihren Namen

Im Gegensatz zu „Email“ wird Briefpost in den USA gerne als „Snail Mail“ bezeichnet. Und dieser Titel ist offenbar verdient.  Ein Schreiben aus Frankfurt war zwei Tage später in New York – und brauchte dann über einen Monat von New York nach Detroit. Und auch in Detroit ging es im Schneckentempo weiter – eine Woche um innerhalb der Stadt unterwegs zu sein. Selbst mit einer Kutsche sollte das eigentlich schneller gehen…

 

September 16, 2020, 11:16 am
Delivered to Agent for Final Delivery
DETROIT, MI 48226
Your item has been delivered to an agent for final delivery in DETROIT, MI 48226 on September 16, 2020 at 11:16 am.

September 16, 2020, 7:42 am
Out for Delivery
DETROIT, MI 48216

September 16, 2020, 7:31 am
Arrived at Unit
DETROIT, MI 48216

September 13, 2020
In Transit to Next Facility

September 9, 2020, 11:55 am
Departed USPS Regional Facility
DETROIT MI DISTRIBUTION CENTER

August 15, 2020, 5:36 pm
Arrived at USPS Regional Facility
DETROIT MI DISTRIBUTION CENTER

August 10, 2020, 8:01 pm
Arrived at USPS Regional Facility
NEW YORK NY DISTRIBUTION CENTER

August 8, 2020, 10:52 am
Processed Through Facility
ISC NEW YORK NY(USPS)

Origin Post is Preparing Shipment

August 6, 2020, 3:59 am
Processed Through Facility
FRANKFURT/FLUGHAFEN, GERMANY

August 5, 2020, 7:52 pm
Acceptance
GERMANY

USPTO Gebührenerhöhung 2020

Das USPTO erhöht zum 2. Oktober 2020 die amtlichen Gebühren.  Die wesentlichen Änderungen:

Die Kosten bei Einleitung der nationalen Phase einer PCT-Anmeldung steigen von $1580 auf $1660. Die Kosten einer regulären Anmeldung (oder Nachanmeldung auf Basis einer DE/EP Prioritätsanmeldung) erhöhen sich von $1780 auf $1820.  Die bei Erteilung eines Patents fällige Gebühr steigt satte 20% von $1000 auf $1200.

Auch die Verlängerung eines US Patents wird teurer: Insbesondere die erste Verlängerung nach 3,5 Jahren steigt von $1600 auf $2000. Die weiteren Verlängerungen nach 7,5 und 11,5 Jahren steigen auf $3760 (war $3600) und $7700 (war $7400).

*Alle Angaben beziehen sich auf eine „Large Entity“ mit mehr als 500 Mitarbeitern. Kleine Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern erhalten in aller Regel einen Nachlass von 50% der genannten Gebühren.

Die 3×3 Grundregeln unserer Praxis

Jedes erfolgreiche Serviceunternehmen lebt davon, dass Grundregeln konsequent umgesetzt werden und so zur DNA des Unternehmens werden. Diese Regeln sind eigentlich für internen Konsum gedacht, möglicherweise aber auch für externe Stakeholder interessant. In unserem Fall haben sich 3 Gruppen mit je drei Regeln bewährt:

A. Prioritäten gegenüber Mandanten

    1. Minimiere die Gesamtkosten des Anmeldeverfahrens.  Sei proaktiv, spreche frühzeitig mit dem Prüfer, beantrage First Action Interviews. Gib Mandanten ehrliches Feedback wenn eine Anmeldung wenig erfolgversprechend ist.
    2. Verwende unsere Erfahrung im Umgang mit Prüfern des USPTO und kopiere nicht einfach Vorgaben unserer beauftragenden Kollegen.
    3. Beantworte jede Anfrage spätestens am Ende des Tages.

B. Vermeide die Fehler anderer Kanzleien

    1. US Anmeldeverfahren sind zu teuer, insbesondere weil mehrere erfolglose Runden mit dem Prüfer gedreht werden und RCE erforderlich sind.
    2. US Anwälte sind nur Wasserträger und leisten keinen eigenen inhaltlichen Beitrag, wälzen Entscheidungen auf ausländische Kollegen ab.
    3. Anfragen / Emails werden zögerlich beantwortet.

C. Regeln für den Feierabend

    1. Keine Email in der Inbox.
    2. Keine offene Aufgaben in der Aktenverwaltung.
    3. Keine Ausnahmen.

USPTO First Action Interview Pilotprogramm

First Action InterviewLeistung sollte messbar sein. Wir halten die Gesamtkosten eines Erteilungsverfahrens für eine gute Metrik um unsere Leistung zu bewerten und mit anderen zu vergleichen.  Wir sind stets bemüht, diese Gesamtkosten so gering wie möglich zu halten.

Dazu nutzen wir regelmäßig das „First Action Interview“ Pilotprogramm. Im Rahmen dieses Programms führt der Prüfer eine Recherche durch und übermittelt eine erste Stellungnahme, wie er die Ansprüche bewertet. Diese Bewertung kann in einem Interview besprochen werden, wobei der Anmelder vor dem Interview Änderungen an den Ansprüchen vorschlagen kann.  Der Prüfer bewertet die vorgeschlagenen Änderungen.  Im Falle einer positiven Bewertung wird die Anmeldung noch vor einem ersten formalen Bescheid erlaubt. Andernfalls werden die ursprünglich eingereichten Ansprüche wie angekündigt zurückgewiesen.

 

Hier ein Vergleich zweier hypothetischer Anmeldeverfahren:

"Normale" AnmeldungFirst Action Interview
Prüfer bewertet ursprünglich eingereichte Fassung der AnsprüchePrüfer bewertet ursprünglich eingereichte Fassung der Ansprüche
Prüfer übersendet Rechercheergebnis / vorläufige Bewertung
Anmelder schlägt geänderte Fassung "A" der Ansprüche vor. (Frist: 1 Monat.)
Interview mit Prüfer - Besprechung warum Fassung A der Ansprüche nicht erlaubt werden kann
Prüfer erlässt non-Final RejectionPrüfer erlässt non-Final Rejection (Interview Summary)
Anmelder antwortet schriftlich mit Fassung "A" (Frist: 3 Monate)Anmelder antwortet schriftlich mit Fassung "B" der Ansprüche - in Kenntnis der negativen Bewertung der vorgeschlagenen Fassung "A". (Frist: 2 Monate.)
Prüfer erlässt eine "Final Rejection"Prüfer erlaubt Fassung "B"
Anmelder stellt Antrag auf Continued Examination ($1300 amtl. Gebühr). Änderung der Ansprüche in Fassung "B". (Frist: 3 Monate)
Prüfer erlaubt Fassung "B" im Rahmen des RCE

In dem hypothetischen Verfahren spart der Anmelder due amtliche Gebühr eines RCE von gegenwärtig $1300 für eine Large Entity.  Im Endeffekt erhält der Anmeldung eine zusätzliche Chance, den Prüfer von der Patentfähigkeit der Erfindung zu überzeugen. Allerdings zeigt die Tabelle auch, dass das Pilotprogramm auf eine schnellere Kommunikation mit dem Prüfer ausgelegt ist. So beträgt die Frist zur Beantragung des Interviews nur einen Monat – und sollte bereits einen Änderungsvorschlag der Ansprüche umfassen. Wir haben mit dem Pilotprogramm insgesamt gute Erfahrung gemacht und halten es für eine gute Vorgehensweise, um schneller und günstiger zur Erlaubnis einer Anmeldung zu gelangen.

Patent-Nichtigkeitsverfahren in den USA

Smartpat verteidigt gegenwärtig drei Patente gegen Nichtigkeitsklagen vor dem „Patent Trial and Appeal Board“.  Ein guter Anlass zu besprechen, wie US-Patente bzw. Patentanmeldungen angegriffen werden können.

  1. Third Party Submission (Dritteingabe)
    Die Third Party Submission kann prinzipiell bis zu 6 Monate nach Veröffentlichung einer Anmeldung eingereicht werden. Diese Frist ist allerdings variabel. Sofern der Prüfer noch nicht mit der Prüfung begonnen hat kann die Eingabe auch später eingereicht werden. Sobald der Prüfer die Anmeldung erlaubt endet die Frist vorzeitig. Die Third Party Submission bietet die Möglichkeit, den Prüfer auf Patentschriften und andere Veröffentlichungen aufmerksam zu machen, die er im Rahmen der Prüfung berücksichtigen sollte.  Der Anmelder kann diese Schriften dann aus seiner Sicht bewerten, der Eingebende hat keine Mitsprache.  Die Kosten sind relativ gering: Amtliche Gebühren betragen $180 wenn mehr als drei Schriften zitiert werden.  Anwaltsgebühren liegen in der Regel bei $500 bis $1500. Smartpat reicht Third Party Submissions regelmäßig ein. Der eingebende kann anonym bleiben; nur unsere Kanzlei tritt namentlich in Erscheinung.
  2. Inter Partes Review (IPR)
    Ein IPR bietet die Möglichkeit, ein bereits erteiltes Patent beim „Patent Trial and Appeal Board“ anzugreifen. Der IPR entspricht am ehesten einer Nichtigkeitsklage. Der IPR kann sich nur auf fehlende Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit berufen, nicht aber auf andere mögliche Nichtigkeitsgründe.  Ein IPR kann frühestens 9 Monate nach Patenterteilung eingereicht werden. Wichtiger aber ist in aller Regel eine zweite Frist: Der IPR muss spätestens innerhalb eines Jahres eingereicht werden, nachdem eine Partei wegen Verletzung des angegriffenen Patents verklagt wurde. IPRs werden in der Regel als Antwort auf eine Patentverletzungsklage eingereicht, weil sie dann eine relativ günstige und schnelle Form bieten ein Patent anzugreifen. Die Kosten sind aber nur „relativ“ gering:  Die amtliche Gebühr bei Beantragung des IPR beträgt mindestens $41.500.  Die Ausarbeitung eines IPR ist umfangreich.  Der Kläger sollte bei Einleitung mit Anwaltskosten und Kosten für Sachverständige von $100.000 rechnen. Diese Kosten können sich bis zum Abschluss des Verfahrens auf über $200.000 summieren. Nach einer ersten Runde von Schriftsätzen ähnelt der IPR einem regulären Gerichtsverfahren, komplett mit Zeugenbefragungen etc.
  3. Post Grant Review (PGR)
    Ein PGR ähnelt dem IPR, kann aber nur innerhalb von 9 Monaten ab Erteilung eines Patents eingereicht werden. Der PGR kann sich dafür aber auf mehr Nichtigkeitsgründe beziehen als ein IPR, z.B. unzulässige Erweiterung, oder Nicht-Patentfähigkeit weil abstrakt. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens vom 9 Monaten ab Erteilung ist der PGR dem Einspruch in Deutschland bzw. Europa verwandet. Allerdings liegen die Kosten noch höher als die des IPR: Die amtlichen Gebühren betragen ab $47.500. Die Anwalts- und Sachverständigenkosten entsprechen in etwa denen des IPR. PGRs werden in den USA relativ selten genutzt: Von 2012 bis 2019 gab es 9120 Anträge auf Einleitung eines IPR und nur 159 PGR Anträge.

Die enormen Kosten eines Patentstreits in den USA favorisieren unseres Erachtens die Nutzung der Third Party Submission. Die Möglichkeit, die Erteilung eines Patents eines Wettbewerbers zu verhindern wird immer günstiger sein als ein fälschlich erteiltes Patent anzugreifen. Und im Gegenteil zum US Prüfer kennen Wettbewerber möglicherweise Veröffentlichungen in Fachmagazinen, Betriebsanleitungen, Werbebroschüren etc. die ein US Prüfer vermutlich nicht finden wird – und von daher dankbar aufgreifen sollte.

Qualitätskontrolle und Automatisierung

Die Automatisierung internen Prozesse spielt bei Smartpat eine wesentliche Rolle. Weil wir uns als modernes Service-Unternehmen verstehen, wollen wir Dienstleistungen so effizient und günstig wie möglich anbieten. Automatisierung hilft aber auch, die Qualität unserer Services zu verbessern. Zum Beispiel, indem wir nach Eingang einer Eingangsbestätigung die beim USPTO vorliegenden bibliographischen Angaben mit den in unserer Aktenverwaltung hinterlegten Daten vergleichen. Falls Daten nicht übereinstimmen erzeugt unsere Aktenverwaltung automatisch eine Aufgabe der Diskrepanz nachzugehen. So finden wir beispielsweise Tippfehler, die das USPTO bei der manuellen Eingabe von Daten gelegentlich begeht. Im Beispiel hier hatte das Amt das Aktenzeichen einer Prioritätsanmeldung falsch eingegeben. Unsere Aktenverwaltung weist uns auf die Diskrepanz hin, und wir können eine Korrektur beim USPTO beantragen.